【分享】知管 產(chǎn)品出口知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險排查及規(guī)避之上篇丨YESIPO

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優(yōu)智博知識產(chǎn)權(quán)按】隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量管控能力的提升，國產(chǎn)品牌在國際上的競爭力越來越強(qiáng)，在國外市場上攻城略地的同時，也引來了競爭對手和非運(yùn)營實(shí)體（NPE）的覬覦。

作者：余穎  騰龍三期

隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步、自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量管控能力的提升，國產(chǎn)品牌在國際上的競爭力越來越強(qiáng)，在國外市場上攻城略地的同時，也引來了競爭對手和非運(yùn)營實(shí)體（NPE）的覬覦。在過去的十年中，我國一些實(shí)力較強(qiáng)的大型企業(yè)已經(jīng)在國外遭遇了一些知識產(chǎn)權(quán)訴訟，其中有丟兵棄甲的，也有頑強(qiáng)抗?fàn)幍?，對于后者而言，無論最后結(jié)局如何，總歸是吸取了一定教訓(xùn)，積累了一些寶貴經(jīng)驗(yàn)。但由于各種原因，這些用巨額學(xué)費(fèi)換來的實(shí)戰(zhàn)知識和經(jīng)驗(yàn)始終未能進(jìn)入公眾視野，供大家借鑒和學(xué)習(xí)，媒體報(bào)道的事件和總結(jié)的“經(jīng)驗(yàn)”也浮于表面，實(shí)踐指導(dǎo)意義不足。筆者有幸在工作當(dāng)中經(jīng)歷了多次海外知識產(chǎn)權(quán)訴訟，其中有曠日持久且足以摧毀筆者所在企業(yè)整個海外市場的事例，也有小到可以在一兩個月內(nèi)用幾萬美元解決的案件，在本文中，筆者梳理和總結(jié)了通過這些案件積累到的關(guān)于產(chǎn)品出口知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險排查及規(guī)避相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，在被允許揭示的范圍內(nèi)形成簡短的文字，與同業(yè)者們分享。

一、資源準(zhǔn)備

1.擬出口國家相關(guān)法律法規(guī)和司法實(shí)踐

從筆者的經(jīng)驗(yàn)來看，產(chǎn)品出口前的法律準(zhǔn)備比技術(shù)和生產(chǎn)準(zhǔn)備更為重要：產(chǎn)品做不好，結(jié)果無非是客戶和營收少，但如果不做法律風(fēng)險防范而盲目出口，結(jié)果無異于赤膊上陣，不僅之前若干辛苦和努力付之一炬，還會因巨額賠償而給企業(yè)造成致命的打擊。相反，如果充分了解了目標(biāo)市場的知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律法規(guī)并有針對性地做好法律風(fēng)險評估和規(guī)避措施，就能極大降低產(chǎn)品扣押、侵權(quán)賠償和禁售的風(fēng)險，為產(chǎn)品出口保駕護(hù)航。

法律準(zhǔn)備因目標(biāo)國家的司法體系不同而有所差異。對于成文法系國家，重點(diǎn)是熟悉現(xiàn)有的法律法規(guī)，尤其是關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)案件的民刑性質(zhì)劃分、關(guān)于管轄權(quán)的規(guī)定、案件審理時長、臨時禁令和永久禁令的頒發(fā)條件、侵權(quán)賠償額度的計(jì)算方法、遭遇錯誤執(zhí)行的救濟(jì)渠道等。對于普通法系國家，除了了解有限的法律規(guī)定外，更多的精力則應(yīng)相關(guān)法律議題的已有判決結(jié)果和法官的裁判思路。值得一提的是，近年來兩大法系一直在相互借鑒和吸收，成文法國家法官發(fā)揮自由裁量權(quán)審判的案例正在逐漸填補(bǔ)僵硬和粗線條的法律條款所覆蓋不到的空白，加之一些“約定俗成”的規(guī)則不會在法律條文中體現(xiàn)，但往往在案件審理過程中發(fā)揮重要作用，因此案例研究同樣應(yīng)當(dāng)作為成文法系國家法律研究的重點(diǎn)。例如德國杜塞爾多夫法院在審理華為訴中興專利侵權(quán)一案中，曾就“標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判中何為善意”這一法律條文尚未解決的問題請示歐盟法院的意見，后者答復(fù)后，在隨后的Sisvel訴海爾一案中，德國杜塞爾多夫法院就將歐盟法院的思路作為準(zhǔn)繩，給出了預(yù)見性很強(qiáng)的裁判結(jié)果。如果產(chǎn)品出口前未就該案件做研究，而僅根據(jù)自己的見解對法律條文規(guī)定的“善意”做判斷，恐怕會造成不可估量的法律后果。筆者之所以強(qiáng)調(diào)案例研究重要性的另一個典型案例是華為訴Unwired Planet一案，通常業(yè)內(nèi)人士對標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的“無歧視”原則較為一致的認(rèn)識是：專利權(quán)人對不同的被許可人提出的要求應(yīng)當(dāng)一致，但英格蘭和威爾士高等法院對該案作出的裁決卻是：專利權(quán)人對某被許可人給出更低的許可費(fèi)率并不一定造成“歧視”，除非費(fèi)率的區(qū)別影響了兩個被許可人之間的競爭。如果在產(chǎn)品出口到英國前不了解該判決結(jié)果，而仍按常理對“無歧視”原則進(jìn)行理解，從而武斷拒絕專利權(quán)人的許可要求或提取低額度的專利風(fēng)險準(zhǔn)備金，則被判禁令或懲罰性賠償?shù)膸茁示蜁蟠筇岣摺?br />

2.內(nèi)部資源

（1）技術(shù)人員

要判斷擬出口產(chǎn)品是否侵權(quán)，首先要了解自身產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路或構(gòu)造，如果產(chǎn)品是企業(yè)內(nèi)部技術(shù)人員設(shè)計(jì)的，則其便成為侵權(quán)判斷或?qū)＠?guī)避的關(guān)鍵。但需要注意的是，由于技術(shù)人員只了解技術(shù)層面的內(nèi)容，并沒有專利侵權(quán)判斷的知識和經(jīng)驗(yàn)，因此不應(yīng)該向技術(shù)人員提出“產(chǎn)品是否侵權(quán)”這樣的疑問，更不要把專利文件給技術(shù)人員看，而是應(yīng)當(dāng)事先總結(jié)風(fēng)險專利的關(guān)鍵技術(shù)特征，再據(jù)此詢問技術(shù)人員擬出口產(chǎn)品相應(yīng)部件的設(shè)計(jì)思路、工作方法或結(jié)構(gòu)特征，再由專利工程師做專業(yè)的侵權(quán)分析。筆者在與技術(shù)人員交流的過程中，就曾有這樣的體會：如果事先把專利文件出示給技術(shù)人員，由于他不了解如何界定專利的保護(hù)范圍，在閱讀后往往會作出產(chǎn)品侵權(quán)的判斷，即使產(chǎn)品實(shí)際并未落入專利的保護(hù)范圍。當(dāng)然，如果技術(shù)人員有專利申請經(jīng)驗(yàn)并且對專利有正確的認(rèn)識，則不必拘泥于筆者所述的步驟和方法。

（2）專利工程師

在了解擬出口產(chǎn)品的技術(shù)特征后，是否落入風(fēng)險專利的保護(hù)范圍，就要靠專利工程師進(jìn)行專業(yè)判斷。但是專利的保護(hù)范圍是一個相對模糊的邊界，往往會因?yàn)椴煌藢ο嗤夹g(shù)術(shù)語的不同理解而得出不一樣的結(jié)論，因此僅僅依靠專利工程師的主觀認(rèn)知是不夠甚至危險的，他需要通過檢索專利訴訟數(shù)據(jù)庫，查詢擬出口國法院對特定技術(shù)術(shù)語作出的解釋，從而對專利保護(hù)范圍作出相對確定的判斷，并在此基礎(chǔ)上判斷擬出口產(chǎn)品是否侵權(quán)或者如何設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)避方案。筆者在工作中時常遇到不同法院對同一技術(shù)術(shù)語做出截然不同理解的情況，其中一個例子是：權(quán)利要求原文寫明“First header”,但并未明確第一文件頭的數(shù)量，美國德州東區(qū)法院對此的解釋是“一個或多個第一文件頭”，而加州北區(qū)法院的理解確是“有且僅有一個第一文件頭”，被訴侵權(quán)產(chǎn)品具有多個第一文件頭，因此兩個法院得出了完全不同的侵權(quán)判斷結(jié)論。如果和被訴產(chǎn)品具有相同設(shè)計(jì)的產(chǎn)品擬出口到美國，則專利工程師應(yīng)通過專利訴訟數(shù)據(jù)庫找到這兩個案件，并作出產(chǎn)品運(yùn)輸和銷售應(yīng)避開德州的結(jié)論。如果他沒有做這個工作，而是按照他的經(jīng)驗(yàn)理解為“有且僅有一個”，雖然從專業(yè)角度看并沒有什么錯，但一旦按此結(jié)論將產(chǎn)品出口到德州，則一定是被判侵權(quán)的結(jié)局。

（3）法務(wù)

企業(yè)內(nèi)部法務(wù)需要透徹學(xué)習(xí)擬出口國家相關(guān)法律法規(guī)和司法實(shí)踐，熟悉并追蹤同行在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生的訴訟案件進(jìn)程及結(jié)果，了解產(chǎn)品出口到目標(biāo)國家的風(fēng)險、采取何種策略規(guī)避這種風(fēng)險以及評估可能為此付出的成本。法務(wù)同樣需要通過查詢專利訴訟數(shù)據(jù)庫以及咨詢外部律師獲取上述客觀信息，據(jù)此作出風(fēng)險評級，判斷是否存在刑事犯罪風(fēng)險，推算專利許可費(fèi)用或者可能面臨的賠償，提出風(fēng)險準(zhǔn)備金提取建議。如果產(chǎn)品關(guān)鍵部件是由供應(yīng)商提供，則應(yīng)提前制定供應(yīng)商知識產(chǎn)權(quán)實(shí)力評級，與采購部門共同商定和選擇供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保合同或共同制定專利風(fēng)險聯(lián)合應(yīng)對方案。

3.外部資源

（1）外部律師

海外的專利風(fēng)險和專利訴訟在很大程度上需要依靠當(dāng)?shù)氐穆蓭焻f(xié)助進(jìn)行評估或處理，尤其是上文提到的企業(yè)內(nèi)部人力資源不足的情況下，律師的選擇往往決定了案件的勝負(fù)。進(jìn)行根據(jù)筆者的觀察，國內(nèi)很多企業(yè)在選擇外部律師時具有很大的盲目性，往往是通過熟人介紹或者委托國內(nèi)律所再由其轉(zhuǎn)委托給國外律所，這種選聘律師的方法雖然能省去很多麻煩，但有一個很大的弊端：企業(yè)無法判斷該律師的真正實(shí)力以及無法根據(jù)個案的特點(diǎn)選擇適宜的律師。下面筆者將對企業(yè)根據(jù)其不同需求選聘律師方法的優(yōu)缺點(diǎn)提出個人見解，以期對讀者選聘合適的律師有所助益。

1）來本企業(yè)拜訪過的律師

親自來本企業(yè)拜訪過的律師由于和企業(yè)內(nèi)部人員有過面對面的接觸和交流，能夠加深對彼此的了解，便于建立互信，并且能在一定程度上增強(qiáng)合作默契度。但如果選擇面僅局限于這些律師，可能會只見一木不見森林，錯過很多其他更好的選項(xiàng)，同時其業(yè)務(wù)不一定精湛，也不排除其個人能力不能滿足企業(yè)的期望或案件處理方法和結(jié)果差強(qiáng)人意的可能。

2）有中國成長背景的律師

這類律師有中國成長背景，不僅能用中文與企業(yè)內(nèi)部人員無障礙交流，還因其深諳中國文化、中國人的行事方式以及客戶行為背后的原因和動機(jī)，在合作過程中可以減少很多猜疑和誤解，且能用恰當(dāng)?shù)姆绞綄?shí)現(xiàn)更好的溝通，也另合作更加愉快和順暢。但這類律師畢竟人數(shù)太少，導(dǎo)致企業(yè)可選擇面太小，且同樣存在業(yè)務(wù)不精湛的可能，如果僅局限于這些律師，也有可能無法達(dá)到預(yù)期的案件辦理效果。

3）與上游供應(yīng)商合作過的律師

如果專利糾紛涉及上游供應(yīng)商提供的部件，聘請與供應(yīng)商有過良好合作的律師會是一個不錯的選擇。一來這類律師熟悉該部件涉及的技術(shù)，在技術(shù)分析上有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢；二來其可以在已掌握的知識和供應(yīng)商案件辦理過程中積累的材料基礎(chǔ)上處理本企業(yè)委托的案件，可以減少很多工作時間，從而節(jié)省大量費(fèi)用。但由于本企業(yè)和供應(yīng)商不總是利益一致，律師有可能在辦案過程中受供應(yīng)商的影響而有所保留，甚至可能在本企業(yè)與供應(yīng)商存在利益沖突的時候，站在供應(yīng)商一邊繼而損害本企業(yè)的利益。企業(yè)在選聘這類律師時，需要根據(jù)案件具體情況和供應(yīng)商與本企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保合同的約定來作出正確的判斷和選擇。

4）知名同行企業(yè)雇傭過的律師

利用專利訴訟數(shù)據(jù)庫可以輕松查詢到同行企業(yè)在其知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件中聘用的律師事務(wù)所及律師，如果是本行業(yè)的龍頭且訴訟經(jīng)驗(yàn)豐富，其多次選用的律師一般實(shí)力都非常不錯，專業(yè)能力和辦案經(jīng)驗(yàn)都毋庸置疑，且其熟悉相關(guān)本領(lǐng)域的技術(shù)，技術(shù)分析的效率和質(zhì)量都有保證。但這類律師通常收費(fèi)都比較昂貴，且其可能因本企業(yè)與其已有客戶存在競爭關(guān)系而拒絕代理。

5）通過訴訟數(shù)據(jù)庫查詢到的律師

如果想有范圍更廣的選擇，還可以通過訴訟數(shù)據(jù)庫查詢多次處理過相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域訴訟的律師，再結(jié)合企業(yè)的預(yù)算、溝通的便利程度、利益沖突等因素做篩選。

（2）外部技術(shù)專家

外部技術(shù)專家是做專利侵權(quán)分析、無效檢索甚至涉案出庭時能夠發(fā)揮作用的重要資源，可靠的技術(shù)專家了解本技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識，熟悉很多技術(shù)特征的等效替換方案，能夠準(zhǔn)確理解專利說明書描述的技術(shù)方案，甚至能夠幫助設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)避方案。擬出口國的技術(shù)專家的作用還體現(xiàn)在：一旦企業(yè)被訴，外部技術(shù)專家可以充當(dāng)專家證人，出具分析意見或出庭作證，往往能對法官產(chǎn)生一定的影響力，促使其作出對本企業(yè)有利的裁決。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立在本國和擬出口國都尋找一些可靠的技術(shù)專家并建立長期合作關(guān)系，而不是在需要的時候臨時倉促尋找，這樣才能保證知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防范和排查工作的質(zhì)量。

（3）供應(yīng)商

如果擬出口產(chǎn)品含有供應(yīng)商提供的部件，尤其是關(guān)鍵部件，則供應(yīng)商對本企業(yè)的作用不言而喻，有時專利分析和規(guī)避工作甚至需要完全依賴供應(yīng)商的幫助。企業(yè)內(nèi)部知識產(chǎn)權(quán)部門能否與供應(yīng)商建立互信并保持良好的合作關(guān)系，將是決定此類訴訟結(jié)果的關(guān)鍵因素。因此建議知識產(chǎn)權(quán)部門介入本企業(yè)的采購流程，獲得選定供應(yīng)商的“投票權(quán)”，并與供應(yīng)商簽訂知識產(chǎn)權(quán)擔(dān)保合同，保障本企業(yè)在遇到知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險并有遭遇經(jīng)濟(jì)損失之虞時，能夠得到供應(yīng)商的幫助或賠償。

4.數(shù)據(jù)庫資源

（1）專利檢索分析數(shù)據(jù)庫

專利申請過程中的查新檢索、專利無效過程中的對比文件檢索、進(jìn)行專利布局、繪制專利地圖、專利收購等工作都需要利用專利檢索分析數(shù)據(jù)庫。目前在國內(nèi)外有若干專利數(shù)據(jù)庫可供選擇，國內(nèi)的很多數(shù)據(jù)庫使用門檻低、簡單易用、價格實(shí)惠，但對于專利侵權(quán)排查較為重要的語義檢索功能主要是面向中文，做外文專利檢索時效果有限。國外著名專利數(shù)據(jù)庫專業(yè)化程度和學(xué)習(xí)成本更高，而且價格昂貴，但對外文專利收集得更為全面，個別數(shù)據(jù)庫甚至將全部收錄專利全文翻譯成英文，語義檢索功能也很強(qiáng)大，對于企業(yè)做海外風(fēng)險專利排查非常有幫助。企業(yè)可根據(jù)自身情況購買合適的數(shù)據(jù)庫，并確保負(fù)責(zé)風(fēng)險排查的專利工程師能夠熟練運(yùn)用。

（2）專利訴訟數(shù)據(jù)庫

上文提到企業(yè)內(nèi)部專利工程師做專利侵權(quán)分析及法務(wù)做行業(yè)訴訟情報(bào)收集、風(fēng)險評估和律師選聘都需要用到專利訴訟數(shù)據(jù)庫。從全球的司法判決文書公開情況來看，只有美國的電子化公開程度接近100%，歐洲、日本、中國、韓國等國家和地區(qū)的電子化公開程度都不盡如人意，這給知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員查取案例造成了很大不便。目前市面上針對美國的案例數(shù)據(jù)庫選擇較多，案件信息也比較全面，各個數(shù)據(jù)庫在使用便利性、全面性和數(shù)據(jù)處理深度等方面存在一定差異，價格也參差不齊。筆者在工作中有幸了解到一種收集了全球主要國家知識產(chǎn)權(quán)案例的數(shù)據(jù)庫Darts-ip,其在世界各地以與法院簽約獲取裁判文書或員工定期赴法院調(diào)取案件文書的方式，取得判決書原件并做電子化處理，再進(jìn)一步對裁判文書做數(shù)據(jù)提取和人工法律分析，對于產(chǎn)品出口風(fēng)險排查非常有幫助。企業(yè)可根據(jù)自身的需求和財(cái)力進(jìn)行選擇。

（未完待續(xù)）

信息來源：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：優(yōu)智博知識產(chǎn)權(quán)-Caihong.Mao