【分享】知管 產(chǎn)品出口知識產(chǎn)權(quán)風險排查及規(guī)避之下篇丨YESIPO

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【優(yōu)智博知識產(chǎn)權(quán)按】隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步、自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品質(zhì)量管控能力的提升，國產(chǎn)品牌在國際上的競爭力越來越強，在國外市場上攻城略地的同時，也引來了競爭對手和非運營實體（NPE）的覬覦。

作者：余穎   騰龍三期

二、風險識別

在資源準備充分的情況下，風險識別將變得較為容易，正所謂“磨刀不誤砍柴工”。筆者將根據(jù)風險從高到低的順序，對三類專利的識別方法進行簡單總結(jié)。

1.侵權(quán)警告函指出的專利

如果企業(yè)收到的專利侵權(quán)警告函明確指出了風險專利，則可能基于以下幾種情況；（1）從形式上看，如果專利權(quán)人僅在警告函中列出疑似侵權(quán)產(chǎn)品名稱和型號，提供了一個或幾個專利號，甚至呈出Claim Chart,則這類專利風險很高，決不能等閑視之。專利權(quán)人很可能對本企業(yè)產(chǎn)品進行了拆解或?qū)Ξa(chǎn)品的工作方法和步驟進行過研究，并與其專利進行比對，找出了侵權(quán)蓋然性較大的專利。（2）專利權(quán)人提到其擁有本行業(yè)產(chǎn)品必然會實施的專利，已向相關(guān)標準組織作出過專利聲明，并列出了專利列表，雖然沒有提供claim chart，但此類專利侵權(quán)的概率也較大。（3）專利權(quán)人在警告函中既未列舉具體侵權(quán)產(chǎn)品名稱，也未提及具體專利號，則此類警告函很可能是訛詐函件，根據(jù)歐美最新的司法實踐，這類侵權(quán)警告不屬于“善意”談判邀約，企業(yè)可以不予理會。（4）專利權(quán)人在警告函中提到侵權(quán)產(chǎn)品名稱，并列出一長串專利列表，這種情況也許是專利訛詐，也許的確存在侵權(quán)的可能，需要結(jié)合專利權(quán)人在本行業(yè)的地位、名聲和其訴訟情況做綜合判斷。

2.本行業(yè)高風險專利

首先，上述提到的標準必要專利是本行業(yè)產(chǎn)品無法回避的風險最高的專利。其次，通過專利訴訟數(shù)據(jù)庫篩查出的同行企業(yè)或上游供應(yīng)商頻繁被訴且被判侵權(quán)的專利也存在非常大的危險性。

3.自行排查出的專利

專利工程師根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)特征，利用專利數(shù)據(jù)庫檢索出覆蓋了這些技術(shù)特征的專利，則同樣具有一定危險性，此時需要將這些專利導入專利訴訟數(shù)據(jù)庫進行檢索，探查這些專利是否有相關(guān)訴訟記錄，以印證自身的侵權(quán)排查結(jié)論或評估專利侵權(quán)風險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的可能性。

4.聯(lián)合供應(yīng)商排查出的專利

如果產(chǎn)品核心部件都由供應(yīng)商提供，企業(yè)自身難以識別該部件涉及的風險專利，則可能通過上文所述的利用專利訴訟數(shù)據(jù)庫篩查供應(yīng)商同行頻繁被訴專利的方法，請供應(yīng)商進行識別。

通過以上方法已經(jīng)能夠初步篩選出可能對本企業(yè)擬出口產(chǎn)品具有威脅的專利清單，針對上述專利，企業(yè)技術(shù)人員、專利工程師和上游供應(yīng)商應(yīng)當結(jié)合自身產(chǎn)品技術(shù)方案進行對比分析，識別出對擬出口產(chǎn)品而言真正具有高風險的專利，再有計劃地進行風險規(guī)避。

三、風險規(guī)避

1.設(shè)計技術(shù)規(guī)避方案

技術(shù)規(guī)避是所有風險規(guī)避措施中最為根本和有效的。這就要求企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)風險排查工作走在產(chǎn)品設(shè)計方案最終落地之前，而不是等生產(chǎn)模具和生產(chǎn)線都已準備完畢、甚至產(chǎn)品都已實現(xiàn)批量生產(chǎn)之后。越早識別出專利風險并尋找替代方案，受到的損失就會越小?，F(xiàn)實中很多企業(yè)都是在產(chǎn)品出口前夕才令知識產(chǎn)權(quán)工作人員做風險排查，原因是其錯誤地認為風險規(guī)避就是法務(wù)準備一些法律文件就可以解決的問題，不會影響到整體技術(shù)方案的設(shè)計。如果不未雨綢繆，一旦風險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實，則悔之晚矣。

如果產(chǎn)品核心部件都由供應(yīng)商提供，則可能通過上文所述的方法，聯(lián)合供應(yīng)商進行識別。如果確有侵權(quán)，則可嘗試讓供應(yīng)商更改技術(shù)方案或更換其他供應(yīng)商，如果沒有更好的備選項，則應(yīng)盡量與供應(yīng)商簽署知識產(chǎn)權(quán)擔保合同，確保侵權(quán)訴訟發(fā)生后能夠得到經(jīng)濟上的補償。

2.針對風險專利進行環(huán)繞式專利布局

如果企業(yè)不具有技術(shù)規(guī)避的能力或無法繞開風險專利，則可考慮針對風險專利進行環(huán)繞式專利布局，例如就實施風險專利所必須使用的上游技術(shù)、風險專利技術(shù)的各種替換方案等申請專利，當風險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實時，可用這些專利作為籌碼與專利權(quán)人展開談判或進行交叉許可，以避免或降低專利侵權(quán)帶來的經(jīng)濟損失。

3.針對高風險專利進行無效檢索

通過專利權(quán)無效可以使專利權(quán)人失去起訴的資本，也可以為與專利權(quán)人達成和解提供籌碼和基礎(chǔ)。先對高風險專利進行無效檢索，再根據(jù)需要合理利用這些檢索結(jié)果，將對專利風險規(guī)避大有裨益。但企業(yè)用于無效檢索的成本有限，在高風險專利數(shù)量較多的情況下，不可能針對所有風險專利做無效檢索，因此筆者將根據(jù)自身的經(jīng)驗和理解作出一些篩選建議：

首先應(yīng)當把已排查出的高風險專利導入上文提到的專利訴訟數(shù)據(jù)庫進行檢索，查詢這些專利是否已被他人提出無效，結(jié)果和進展如何，如已被判無效，或者無效請求人已獲得絕對優(yōu)勢，則可把這些專利從無效檢索備選清單中排除。

其次是評估剩下的高風險專利權(quán)人是否具有危險性?？衫蒙衔奶岬降膶＠V訟數(shù)據(jù)庫查詢這些專利權(quán)人是否發(fā)動過侵權(quán)訴訟，一般而言，有過起訴歷史的專利權(quán)人對企業(yè)而言風險更大，因此在選擇目標專利時，應(yīng)重點選取這些專利權(quán)人的專利。

再次是評估專利無效的難度，這步的關(guān)鍵提前對專利權(quán)人的專利穩(wěn)定性做一個整體判斷，利用上文提到的Darts-ip數(shù)據(jù)庫可以較為容易地通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)了解到某專利權(quán)人的專利被無效的案件數(shù)量、無效成功率及主要的無效理由，根據(jù)專利權(quán)被維持的比例大小，可以判斷出該專利權(quán)人的專利質(zhì)量和穩(wěn)定性，由此可以預(yù)知無效其專利的難度。企業(yè)可充分評估無效該專利的必要性，再根據(jù)自身的預(yù)算和專利無效的成本進行選擇。

進一步，在進行無效檢索時，對于如何提高精準度和效率，筆者也有一點體會供讀者參考：利用Darts-ip數(shù)據(jù)庫，檢索目標專利同族是否在擬出口國以外的其它國家經(jīng)歷過駁回復(fù)審或無效訴訟，如果裁判結(jié)果是被最終駁回或無效，則當事國的法院或?qū)＠炙业降膶Ρ任募蜔o效理由則可作為無效目標專利的重要參考。采用這種方法不僅可以幫助做無效檢索的工作者跨越語言障礙找尋對比文件，還能省去大量篩選最佳對比文件的寶貴時間。

4.提起專利無效訴訟

對于已經(jīng)做過無效檢索的專利，可以根據(jù)實際情況判斷是否應(yīng)當對其提起無效訴訟。首先建議鎖定侵權(quán)警告函明確指明的專利，其次評估已找到的對比文件是否足以無效目標專利，然后估算專利無效訴訟的成本是否在預(yù)算范圍內(nèi)，再次需要結(jié)合專利權(quán)人的角色和地位斟酌無效其專利的必要性：例如，若對方是NPE，且已向企業(yè)發(fā)送過警告函，則提起無效訴訟可對其產(chǎn)生較大的震懾力，迫使其放棄提告；如果對方是競爭對手，如果其手握大量專利，在自身專利儲備較弱的情況下，率先提起無效訴訟可能會引起其報復(fù)性反撲，最終得不償失；如果對方比本企業(yè)專利實力弱，則可嘗試發(fā)起無效，盡量提前消除出口隱患。企業(yè)需要對上述內(nèi)容進行較為準確的判斷，做到知己知彼，理智決策。

5.提起確認不侵權(quán)之訴

對于比較好訴的專利權(quán)人警告函中明確提到的專利，如果在風險識別過程中發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品明顯不侵權(quán)，尤其是已有相關(guān)判例支持該結(jié)論的情況下，可選擇在對自身有利的法院管轄地提起確認不侵權(quán)之訴，以掌握案件的主動權(quán)。如果不主動占取先機，而是等專利權(quán)人起訴后才被動應(yīng)訴，則可能面臨審判地、適用法律、先例都對自身不利的窘境，白白喪失“主場優(yōu)勢”。

6.準備律師函或保護信

如果企業(yè)用于出口知識產(chǎn)權(quán)風險規(guī)避的預(yù)算有限且風格保守，以上提到的主動提起無效訴訟及確認不侵權(quán)之訴都無法作為備選項，則筆者強烈建議企業(yè)在已做不侵權(quán)分析和無效檢索的情況下，聘請擬出口國當?shù)芈蓭熥珜懧蓭熀虮Ｗo信（內(nèi)容與律師函相似，只是在不同國家稱呼不同），內(nèi)容包括不侵權(quán)和無效分析的結(jié)論和原因、專利權(quán)人存在懈怠、專利不具有可執(zhí)行性等。在不同的國家，律師函或保護信有不同的作用和遞交方式，企業(yè)需要事先研究擬出口國的相關(guān)法律法規(guī)且咨詢當?shù)芈蓭煯數(shù)氐乃痉▽嵺`和慣常操作。例如在美國，律師撰寫的保護函不必事先遞交給法院，企業(yè)自行保留即可，一旦專利權(quán)人起訴，企業(yè)可呈出準備好的律師函，可以在很大程度上減輕甚至消除被判惡意侵權(quán)和懲罰性賠償?shù)娘L險。在德國，法律并未定義保護信的概念、形式、遞交方式和法律效果，但在實踐中，法院在只聽取專利權(quán)人的單方面陳述后批準其臨時禁令請求的概率很高，因此往往有企業(yè)在感受到侵權(quán)風險時提前向法院遞交，以爭取在事前為自己辯護的機會，減小法院下達禁令的概率，事實證明如果保護信的內(nèi)容能夠得到法官內(nèi)心的認可，則可在很大程度上避免禁令風險。這種風險規(guī)避措施是從實踐中探索出來的，只有當?shù)亟?jīng)驗豐富的律師能夠準確把握其操作方式，因此建議企業(yè)利用專利訴訟數(shù)據(jù)庫選擇在該法律事務(wù)上具有經(jīng)驗的律師并盡早建立聯(lián)系，咨詢相關(guān)事宜并根據(jù)律師的建議及早做準備。

7.取得風險專利權(quán)或?qū)嵤┰S可

如果上述選項對企業(yè)而言均不具有可實施性，取得風險專利權(quán)或?qū)嵤┰S可則是最保險的方式。但這完全依賴于專利權(quán)人的意愿、企業(yè)的經(jīng)濟實力和談判能力，企業(yè)可根據(jù)實際狀況進行選擇。

8.做好產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)記錄

如果擬出口產(chǎn)品是企業(yè)自行設(shè)計的，從立項開始至產(chǎn)品成型整個過程的設(shè)計思路、草圖、實驗記錄、會議記錄都應(yīng)當完整保留，這樣做的目的在于：如果有人搶先申請了專利并起訴企業(yè)侵權(quán)，可以用上述資料進行先用權(quán)抗辯；或者即使在他人申請專利后才開始產(chǎn)品設(shè)計，在某些情況下這些材料也能在一定程度上降低被判惡意侵權(quán)的可能性。

9.改換營銷方式

對于完全不具備上述任何一種方式的實施能力，尚未進入專利權(quán)人視野而又愿意冒很大風險的企業(yè)，可以嘗試以下途徑降低潛在風險：

（1）改換物流通道

以歐洲為例，如果專利權(quán)人只在A國有維權(quán)記錄，可以從A國的鄰國B入境，然后從B國通過陸路進入A國，這樣可以在很大程度上繞過A國的海關(guān)，減小海關(guān)查扣風險。

（2）改變宣傳方式

刪除企業(yè)網(wǎng)站、電子銷售平臺、產(chǎn)品宣傳手冊上與風險專利有關(guān)功能的介紹，以免留下侵權(quán)證據(jù)。

（3）更換銷售途徑

尋找一家較為安全的中間商，在國內(nèi)將產(chǎn)品賣給中間商，再由該中間商出口至目標國并將商品轉(zhuǎn)賣給客戶。

以上關(guān)于產(chǎn)品出口專利侵權(quán)風險排查的資源準備、風險識別和規(guī)避措施是從筆者自身的實踐出發(fā)，側(cè)重于提供一些行之有效且具有可操作性的方法性建議，并不能完全消除風險，但可在一定程度上降低風險發(fā)生的概率，且部分思路和措施可為風險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實后贏得訴訟或減少損失提供幫助，同業(yè)者可根據(jù)自身的情況有選擇地實施。

信息來源：中國企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)研究院

編輯：優(yōu)智博知識產(chǎn)權(quán)-Caihong.Mao