【分享】淺談專利領(lǐng)域的協(xié)商式維權(quán)

2019-03-14瀏覽次數(shù)：

來源：四惠知產(chǎn)  原創(chuàng)：馬德剛

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2018-2019年度是國家加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、改革專利既有制度力度較大的年份。專利懲罰性賠償、延長專利保護(hù)期、舉證責(zé)任倒置（轉(zhuǎn)移）、完善司法和行政保護(hù)雙軌制等熱議的改革措施，容易給專利權(quán)人留下這種印象：通過侵權(quán)訴訟和投訴“辦”侵權(quán)人越來越更容易了，以后要積極維權(quán)，告得那些侵權(quán)者“傾家蕩產(chǎn)”。

俗話說，病來如山倒，病去如抽絲，風(fēng)清氣正的法治環(huán)境不是一朝一夕能建成的。筆者撰寫本文的目的，就是擔(dān)心專利權(quán)人產(chǎn)生上述錯(cuò)覺，導(dǎo)致錯(cuò)估形勢(shì)，輕率地發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。專利侵權(quán)訴訟專業(yè)復(fù)雜、費(fèi)時(shí)耗錢，“周郎妙計(jì)安天下、賠了夫人又折兵”的慘劇并不少見。相對(duì)于專利侵權(quán)訴訟這種“決戰(zhàn)式維權(quán)”方式，筆者提出一種“協(xié)商式維權(quán)”的概念，作為專利權(quán)人追求其利益最大化的另一選項(xiàng)。

一、問題的由來

1.任何專利都存在被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)

我國的專利法中規(guī)定了專利無效制度。當(dāng)專利權(quán)人提起專利侵權(quán)訴訟時(shí)，被告通常會(huì)選擇專利無效抗辯，即向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（未來可能是國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局）申請(qǐng)宣告涉案專利無效。因此，發(fā)起專利侵權(quán)訴訟之前，首先要掂量一下作為權(quán)利基礎(chǔ)的專利是否穩(wěn)定，經(jīng)得起“折騰”。

2.專利侵權(quán)訴訟維權(quán)成本高

專利侵權(quán)代理費(fèi)、專利無效代理費(fèi)、訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、取證費(fèi)、翻譯費(fèi)等并非可以忽略不計(jì)的小數(shù)目。專利侵權(quán)訴訟通常曠日持久，一個(gè)官司打上十年八年的情況并非罕見。

3. 相對(duì)方報(bào)復(fù)

如果被告也是此間熟手，原告起訴被告后不久，就有可能遭遇被告的報(bào)復(fù)，常見的是被告也用自己的專利起訴原告侵權(quán)，或者被告把原告的所有專利包括并未涉案的“無辜”專利也都申請(qǐng)宣告無效。

4.過度傷害

專利侵權(quán)訴訟，除了對(duì)涉案的原被告會(huì)產(chǎn)生影響之外，還會(huì)對(duì)雙方的供應(yīng)商、用戶和具有競爭關(guān)系的第三方產(chǎn)生影響。訴訟過程中，供應(yīng)商和用戶為避免侵權(quán)責(zé)任，可能會(huì)減少訂貨或停止供貨，以避免共同侵權(quán)責(zé)任。一旦這樣，專利產(chǎn)品的銷量會(huì)銳減，這會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)的繁榮造成不利影響。

5. 專利權(quán)人無實(shí)施轉(zhuǎn)化能力

在少數(shù)情況下，在某些技術(shù)領(lǐng)域里，原告沒有轉(zhuǎn)化、實(shí)施自己專利技術(shù)的能力，只有被告才有實(shí)施轉(zhuǎn)化的能力。原告與被告關(guān)系鬧僵之后，原告即使獲得了停止侵權(quán)的勝訴判決，也可能無法獲得與專利有關(guān)的市場收益。

二、協(xié)商式維權(quán)的備選手段

所謂協(xié)商式維權(quán)，一個(gè)基本的特征，就是專利權(quán)人不再把未經(jīng)許可實(shí)施涉案專利的人當(dāng)作必須消滅的敵人，而是把他當(dāng)作潛在的交易對(duì)手與之談判、合作，通過合作快速取得收益、變現(xiàn)權(quán)利。常見協(xié)商式維權(quán)的備選手段包括：

1.委托代理人發(fā)送《律師函》

在法治環(huán)境越來越好的情況下，由律師，特別是由名氣大、有信用的律師發(fā)送《律師函》，往往會(huì)引起相對(duì)方重視，取得回函和協(xié)商機(jī)會(huì)的概率較大。此外，向相關(guān)的電商平臺(tái)和公益組織發(fā)送《律師函》，也會(huì)依法獲得相關(guān)方的關(guān)注和尊重。因此筆者認(rèn)為發(fā)送律師函是效費(fèi)比較高的維權(quán)手段。

2.與相對(duì)方直接面談

與相對(duì)方直接面談適用于雙方比較熟悉對(duì)方情況、具有直接面談的基礎(chǔ)和條件。在中國文化里，能夠爭取到直接面談的機(jī)會(huì)，本身就是協(xié)商式維權(quán)初步成功的標(biāo)志，因?yàn)橹灰軌騾f(xié)商，就可以為“決戰(zhàn)式維權(quán)”是否必要、是否可行獲取必要的信息。

3.通過中間人斡旋實(shí)現(xiàn)與相對(duì)方交流

在雙方互為陌生人的情況下，通過政府工作人員、行業(yè)協(xié)會(huì)、雙方共同的朋友作為中間人斡旋，實(shí)現(xiàn)接觸和洽商方式，也是行之有效的可行

4.主動(dòng)培訓(xùn)

在目標(biāo)相對(duì)方所在地組織有關(guān)專利侵權(quán)判定和專利許可使用等知識(shí)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，主動(dòng)邀請(qǐng)目標(biāo)相對(duì)方參加，藉此建立雙方自愿的交流、合作機(jī)會(huì)。

5.宣傳造勢(shì)

圍繞目標(biāo)相對(duì)方的產(chǎn)品、同類侵權(quán)行為，在相對(duì)方可接觸的區(qū)域和范圍內(nèi)進(jìn)行宣傳，類似“專利許可光榮”、“專利侵權(quán)可恥”、“專利侵權(quán)懲罰性”賠償?shù)雀拍?，為未來談判營造氛圍。

三、解決方案

1.專利許可

最為常見的解決方案就是專利技術(shù)的實(shí)施方向?qū)＠麢?quán)人支付合理的許可費(fèi)，雙方簽訂專利實(shí)施許可合同，約定實(shí)施許可的時(shí)間、地域、許可費(fèi)計(jì)算和支付條件等條款。

2.專利轉(zhuǎn)讓

在專利實(shí)施方需求強(qiáng)烈、對(duì)價(jià)合理時(shí)，專利權(quán)人也可將專利徹底出售給需求方。

3.投資入股

雙方可以合作共同生產(chǎn)專利產(chǎn)品，專利權(quán)人得以專利作為無形資產(chǎn)出資，在合資企業(yè)里按股份比例或聯(lián)營比例行使經(jīng)營權(quán)、收益權(quán)和剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。

4.銷售控制

專利權(quán)利人可以與專利實(shí)施方協(xié)商，有實(shí)施方合法生產(chǎn)專利產(chǎn)品，但由專利權(quán)人支付合理價(jià)格后取得專利產(chǎn)品從而對(duì)外銷售獲利。

5.規(guī)避設(shè)計(jì)

專利權(quán)人引導(dǎo)實(shí)施方對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)避設(shè)計(jì)，將“侵權(quán)產(chǎn)品”與“專利產(chǎn)品”的質(zhì)量、目標(biāo)市場、目標(biāo)客戶做合理區(qū)分，各取所需，避免糾紛。

四、專業(yè)技能

協(xié)商式維權(quán)，比較喜聞樂見的結(jié)果是雙方達(dá)成共識(shí)、促成交易，雙方互利共贏。在談判、交易的過程中，計(jì)算交易相關(guān)價(jià)格不可避免。

1.計(jì)價(jià)公式

在專利權(quán)人與相對(duì)方進(jìn)行談判時(shí)，如何計(jì)算專利轉(zhuǎn)讓價(jià)格和專利實(shí)施許可費(fèi)用，是個(gè)技術(shù)含量較高的工作。

筆者在此推薦一個(gè)“專利許可費(fèi)計(jì)算公式字符表達(dá)式”：

R＝S×X％×I×V×Y 其中：

R=Royalty，即專利實(shí)施許可費(fèi)總金額；

S=Sales revenue (sales income)，即專利產(chǎn)品銷售收入；該銷售收入可以是根據(jù)既往年度侵權(quán)人實(shí)際銷售金額測算，也可以根據(jù)未來被許可人的生產(chǎn)和銷售能力估算。

X％，即合理的銷售提成比例；該合理的比例可以參考拇指規(guī)則或國際慣例在5％左右商定。

I=infringement，即被許可人正在制造或未來將制造的產(chǎn)品被判侵犯專利權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)概率；侵權(quán)判定主要依據(jù)全面覆蓋原則；侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)越高，R值越大。

V=validity，即“1-涉案專利相關(guān)權(quán)利要求被宣告無效的風(fēng)險(xiǎn)概率”，專利被無效的風(fēng)險(xiǎn)越高，系數(shù)越小，R的值越小。

Y＝y(tǒng)ear(s)，即本專利許可的年限。

2.無效概率

在根據(jù)上述計(jì)價(jià)公式計(jì)算專利實(shí)施許可費(fèi)或測算專利轉(zhuǎn)讓費(fèi)時(shí)，估算和談判專利無效概率是基本技能，沒有這個(gè)技能不能勝任公平合理、深入細(xì)致的專業(yè)談判。

相關(guān)專利被申請(qǐng)無效的概率，除了新穎性和創(chuàng)造性因素外，還涉及權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚、權(quán)利要求得不到說明書支持等實(shí)質(zhì)性缺陷。談判雙方對(duì)涉案專利是否存在被無效的理由和風(fēng)險(xiǎn)會(huì)展開充分的爭論。

3.侵權(quán)概率

同理，談判雙方會(huì)像爭論專利是否存在無效風(fēng)險(xiǎn)一樣爭論是否構(gòu)成侵權(quán)。具備專利侵權(quán)判定技能是勝任談判工作的必要條件。

4.賠償考量

專利無效概率或?qū)＠謾?quán)概率，都是系數(shù)，最終都要與銷售侵權(quán)產(chǎn)品的收入或未來收益相乘才能測算出實(shí)施許可費(fèi)或?qū)＠D(zhuǎn)讓費(fèi)。因此談判者必須掌握必要的財(cái)務(wù)知識(shí)，具備從內(nèi)外部提取相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持銷售收入的測算結(jié)果。

五、輔助策略

1. 對(duì)立統(tǒng)一

協(xié)商式維權(quán)的一個(gè)重大特征是在斗爭中合作、在合作中斗爭。合作不是靜態(tài)的、一成不變的，簽個(gè)合同之后就一勞永逸絕對(duì)是幼稚表現(xiàn)；斗爭也不能無所顧及、任性妄為，一味的斗爭會(huì)把有限的利潤斗散斗碎。和氣生財(cái)、互利共贏應(yīng)是雙方在合作與斗爭中共同遵循的原則。

2. 談判技能

協(xié)商式維權(quán)的承辦人，要具備必要的談判技能，包括在交流中收集情報(bào)的能力、出色的表達(dá)能力、良好的心理素質(zhì)、熟練掌握必要的談判技巧。

3. 商業(yè)思維

談判的目的是達(dá)成交易。交易追求經(jīng)濟(jì)目標(biāo)和管理目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的要領(lǐng)是時(shí)刻牢記利潤最大化，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的要領(lǐng)是時(shí)刻牢記充分高效地調(diào)動(dòng)既有資源。蠻橫粗暴的態(tài)度既不是牟利之道，也不是促進(jìn)創(chuàng)新之道?！昂蜌馍?cái)”、“財(cái)不入急門”的觀念，在協(xié)商式維權(quán)時(shí)，絕對(duì)是必須、必備的。

六、結(jié)論

1.協(xié)商式維權(quán)應(yīng)與決戰(zhàn)式維權(quán)并列，作為解決爭議的基本手段，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行取舍。

2.協(xié)商式維權(quán)過程中可以選擇多種協(xié)商手段、多種解決方案進(jìn)行組合。

3.協(xié)商式維權(quán)以專利無效和專利侵權(quán)判定這兩個(gè)專業(yè)技能作為主要支撐手段。

4.應(yīng)修煉必要的談判技能和商業(yè)思維作為達(dá)成和解的促成手段。

5.化敵為友、和氣生財(cái)?shù)睦砟罘蟿?chuàng)造和創(chuàng)新的內(nèi)在要求。

來源：四惠知產(chǎn)  原創(chuàng)：馬德剛