【分享】干貨｜專利優(yōu)先權(quán)的「秘密」都在篇文章里

2019-04-02瀏覽次數(shù)：

作者 | 陳秋夢(mèng)   文源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)課堂

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很多新入行的朋友對(duì)專利優(yōu)先權(quán)的了解還只基于理論表面，今天，筆者就結(jié)合案例給大家?guī)椭蠹腋玫睦斫馀叮?/span>

專利優(yōu)先權(quán)：指專利申請(qǐng)人就其發(fā)明創(chuàng)造第一次在某國(guó)提出專利申請(qǐng)后，在法定期限內(nèi)，又就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請(qǐng)的，根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，其在后申請(qǐng)以第一次專利申請(qǐng)的日期作為其申請(qǐng)日，專利申請(qǐng)人依法享有的這種權(quán)利，即優(yōu)先權(quán)。

目的：在于鼓勵(lì)發(fā)明人及時(shí)申請(qǐng)專利以排除因各種原因被搶先提出申請(qǐng)的可能性，以及獲得較早申請(qǐng)日同時(shí)便于在第一次專利申請(qǐng)的基礎(chǔ)上作修改、補(bǔ)充、完善以提高專利的可靠性與穩(wěn)定性。

相關(guān)法條

專利法第二十九條：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

法條分析

在優(yōu)先權(quán)的實(shí)際操作過程中需要注意的是如何正確的要求到優(yōu)先權(quán)，以達(dá)到最佳的保護(hù)策略和實(shí)現(xiàn)專利的穩(wěn)定性和可靠性。根據(jù)對(duì)專利法第二十九條的規(guī)定進(jìn)行分析，在后申請(qǐng)能否享有優(yōu)先權(quán)，需要對(duì)以下三點(diǎn)進(jìn)行確定：

■在后申請(qǐng)和在先申請(qǐng)是否為相同主題；

■在先申請(qǐng)是否為相同主題的首次申請(qǐng)；

■在后申請(qǐng)的申請(qǐng)日是否在在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日起12個(gè)月內(nèi)。

本文重點(diǎn)在于對(duì)“在后申請(qǐng)和在先申請(qǐng)是否為相同主題”進(jìn)行論述。

首先，要確定何為相同主題，根據(jù)審查指南第二部分第三章4.1.2：

“相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型，但應(yīng)注意這里的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致”

也就是說只要在先申請(qǐng)中清楚地記載了在后權(quán)利要求所述的技術(shù)方案，就應(yīng)該認(rèn)定該在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)涉及相同的主題。（審查指南第二部分第八章4.6.2）

那么如何判定“清楚”則至關(guān)重要，審查指南第二部分第八章4.6.2：

“所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請(qǐng)的權(quán)利要求所述的技術(shù)方案即可。但是，如果在先申請(qǐng)對(duì)上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請(qǐng)?jiān)黾恿藢?duì)這一或者這些技術(shù)特征的詳細(xì)敘述，以致于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認(rèn)為該技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請(qǐng)不能作為在后申請(qǐng)要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)?！?/span>

也就是說，只要在后申請(qǐng)的技術(shù)方案可以從在先申請(qǐng)中直接和毫無疑義地得出，那么在后申請(qǐng)可享有優(yōu)先權(quán)。

案例分析

在先申請(qǐng)為申請(qǐng)日是2014.07.08，專利號(hào)是CN201410323412.9，專利名稱是煙酰胺類衍生物的甲磺酸鹽A晶型及其制備方法和應(yīng)用的專利；

在后申請(qǐng)為申請(qǐng)是2015.07.08，專利號(hào)是CN201510398190.1，專利名稱是煙酰胺類衍生物的甲磺酸鹽A晶型及其制備方法和應(yīng)用的的專利，并要求全部?jī)?yōu)先權(quán)。

有關(guān)優(yōu)先權(quán)的爭(zhēng)論點(diǎn)1：在后權(quán)利要求3是否能夠享有優(yōu)先權(quán)？

在后申請(qǐng)的權(quán)利要求3中限定該晶型為一水合物。而在先申請(qǐng)文件中記載的是“含水量為2.5-4.5%”、“含水量為2.71”、“含水量為4.21”以及“含水量為3.23”。

因此，判定從權(quán)3能否享有優(yōu)先權(quán)，需要判定2點(diǎn)：

①在先申請(qǐng)的含水量的多少是否直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)的“水合物”中“一水”的含量；

②在先申請(qǐng)的“相同含水量的”是否直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)的“相同水合物”。

針對(duì)①：

根據(jù)計(jì)算，在后申請(qǐng)中一水合物中水的含量約為3.52%，而在先申請(qǐng)中記載的水含量為：2.5-4.5%、2.71、4.21以及3.23，在先申請(qǐng)的含水量無法直接和毫無疑義地得出在后申請(qǐng)3.52%的含水量。

針對(duì)②：

本領(lǐng)域技術(shù)人員公知：溶劑合物（包括水合物）可以分為化學(xué)計(jì)量類和非化學(xué)計(jì)量類，對(duì)于非化學(xué)計(jì)量類溶劑合物而言，溶劑“鑲嵌”在晶體結(jié)構(gòu)的空隙中，它們一般不參與結(jié)構(gòu)中分子網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，因而溶劑的含量甚至是存在與否都不會(huì)對(duì)晶胞結(jié)構(gòu)造成巨大影響。

可見，如果水合物晶體是非化學(xué)計(jì)量類，水分子一般不參與晶體結(jié)構(gòu)中分子網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，水含量變化對(duì)各晶胞參數(shù)值僅僅輕微變化甚至可能沒有變化，具有相同XRPD衍射峰的水合物晶體并不必然具有相同的水含量并屬于相同的水合物，也就是說“相同含水量的”不能直接和毫無疑義地得出“相同水合物”。

因此，權(quán)利要求3的技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)文件中直接和毫無疑義地得出，故而權(quán)利要求3不能享有優(yōu)先權(quán)。

有關(guān)優(yōu)先權(quán)的爭(zhēng)論點(diǎn)2：在后申請(qǐng)的權(quán)利要求4能否享有優(yōu)先權(quán)？

在后申請(qǐng)的權(quán)利要求4中限定甲磺酸鹽與有機(jī)溶劑的配比為1:150-250g/ml，并限定結(jié)晶步驟：震蕩、過濾和真空干燥。

而在先申請(qǐng)文件中記載的是“配比為1:200g/ml”和“震蕩48小時(shí)”，在先申請(qǐng)的1:200g/ml無法毫無疑義的推出在后申請(qǐng)的配比為1:150-250g/ml，且震蕩48小時(shí)也無法毫無疑義的推出在后申請(qǐng)的震蕩。

因此，權(quán)利要求4的技術(shù)方案不能從在先申請(qǐng)文件中直接和毫無疑義地得出，故而權(quán)利要求4不能享有優(yōu)先權(quán)。

綜上分析，是否享有優(yōu)先權(quán)雖然不要求在后申請(qǐng)的技術(shù)方案與在先申請(qǐng)的敘述方式完全一致，但是要求在后申請(qǐng)的技術(shù)方案可以從在先申請(qǐng)的文件（說明書+權(quán)利要求，不包括摘要）內(nèi)直接和毫無疑義地得出。

而在實(shí)際操作和判斷過程中“直接和毫無疑義”往往難以直接判斷，因此，為了避免敘述防止不能“直接和毫無疑義”地得到要求優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案，建議在后申請(qǐng)敘述方式與在先申請(qǐng)敘述方式一致，這種必然是“直接和毫無疑義”的。

作者 | 陳秋夢(mèng)   文源：知識(shí)產(chǎn)權(quán)課堂