【一點通】淺談創(chuàng)造性評判中對于公知常識的事實認定

2019-08-27瀏覽次數(shù)：

來源：華進知識產(chǎn)權     作者：薛杰

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內(nèi)容摘要：

事實認定是判斷創(chuàng)造性的基礎，而事實認定不僅包括對申請文件以及現(xiàn)有技術的事實認定，還包括對于公知常識的事實認定，而無證據(jù)的公知常識認定在審查中頗有爭議，本文借此入手，從我局和他局出發(fā)，多方位釋義公知常識，以案例為指引，強調(diào)舉證意識，消除公知爭議。

關鍵詞：公知常識　 事實認定 　證據(jù)

一、引　言

事實認定是專利審查過程中的首要問題，尤其是在新穎性和創(chuàng)造性審查過程中，不同的事實認定不僅僅影響整個審查過程中的說理和論述，同時還會影響審查結論的準確性。

在《專利審查指南》（2010版）第二部分第八章第 6.1.1節(jié)駁回申請的條件中規(guī)定：“審查員在做出駁回決定之前，應當將其經(jīng)實質審查認定申請屬于《專利法實施細則》第 53 條規(guī)定的應予駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和 / 或修改申請文件的機會”。這里對于事實認定不僅包括對于申請文件以及現(xiàn)有技術的事實認定，還包括對于公知常識的事實認定。只有準確認定事實，才能夠在此基礎上做出客觀、公正的結論。因此，如何準確認定公知常識是值得深刻探討的問題。

二、各國專利法意義下的公知常識

從審查角度可以明晰，公知常識在創(chuàng)造性標準中經(jīng)常被使用。針對公知常識概念，中國現(xiàn)行的法律法規(guī)并沒有對此給出較為統(tǒng)一的規(guī)定。《專利審查指南》（2010版）對公知常識的概念進行了一些說明，具體“所屬區(qū)別技術特征為本領域的公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段”，并在多個章節(jié)中提及公知常識可作為證據(jù)使用。從上述說明可以看出，“公知常識”要有其技術屬性或領域屬性，而且需要站位于本領域技術人員，判斷其是否屬于本領域的公知常識，而不是僅以任一人的知識水平作為判斷基準。

在歐洲專利局（EPO）的相關法規(guī)中規(guī)定，普通技術知識是在基礎手冊、專著和教科書中所包含的信息，但如果發(fā)明所處檢索領域很新，以至于無法從教科書中查找到相關的技術知識，那么在專利文獻或科技出版物中所包含的信息也是普通技術知識，由此可以看出，與中國相似，歐洲也主要是從來源和載體形式出發(fā)對公知常識進行定義，且標準大致相同，不同的是，中國并沒有明確提到專利文獻和科技出版物。

在美國專利商標局（USPTO）中，出現(xiàn)了兩個與公知常識近似的概念。第一，“ordinary skill in the art”，從其字面含義理解，應表示“本領域的普通技能”，類似于中國“本領域普通技術知識”。第二，“common knowledge in the art or ‘well-known’ prior art”的規(guī)定，根據(jù)其字面含義，應表示“本領域的一般知識或公知的現(xiàn)有技術”，進一步規(guī)定，“那些能夠被迅速且毫無疑問地被證明為‘眾所周知’的事實”，僅在審查員認為他斷言是本領域公知常識的事實能夠被迅速且毫無疑問地證實的情況下，才適合于基于這種沒有證據(jù)支持的公知常識作出通知書，“如果審查通知書采納了一個未得到文獻證據(jù)支持的事實，支持這種決定采用該通知書的推理技術思路必須是清楚無誤的”，“審查通知書采取了沒有基于文獻證據(jù)的具體依據(jù)而認定為‘公知常識’的事實，其中告知的事實是易于證明的，或者記錄中沒有與之抵觸的內(nèi)容”。根據(jù)對上述規(guī)定的理解，在美國專利審查過程中，公知常識是能夠被迅速且毫無疑問地證實為眾所周知的事實，或者是容易證明的且沒有與之相矛盾的記錄的事實。

對于日本局（JPO）給出“普通一般知識”，即中國的“公知常識”，是指對本領域技術人員來說普遍知道的技術內(nèi)容（包括周知技術和常用技術），或者從經(jīng)驗法則中清楚得到的事實。其中“周知技術”，指相關技術領域中眾所周知的技術內(nèi)容，包括：（1）出現(xiàn)于多篇現(xiàn)有技術文獻或網(wǎng)頁等中的技術內(nèi)容。（2）在工業(yè)制造中被廣泛知曉的技術內(nèi)容。（3）無需舉例而在一定范圍內(nèi)眾所周知的技術內(nèi)容。而“常用技術”是指被廣泛使用的周知技術。這使得對于公知常識有更明確的指引性，與中國利用多篇現(xiàn)有技術文獻佐證公知常識有異曲同工之妙。

經(jīng)上所述，分析各國對于公知常識的內(nèi)涵定義，拓展了審查員對于公知常識的認定理念，擴寬了考慮問題的角度，在此基礎上，更加準確認定公知常識。

三、公知常識的舉證意識

在實質審查部分，針對審查員做出第一次審查意見通知書的規(guī)定：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠說明理由或提供相應的證據(jù)予以證明”。從這里可以看出，如果審查員可以確定作為公知常識的證據(jù)是可靠的，那么該公知常識就可以用來評價專利申請的創(chuàng)造性。在準確了解公知常識內(nèi)涵的基礎上，公知舉證是一個必要技術手段。

中國規(guī)定了兩種公知常識的舉證方式，一種是提供證據(jù)，另一種則是充分說理。提供證據(jù)很明確，也比較直觀，但對充分說理卻并沒有詳細的解釋。而充分說理的方式在不同意見的博弈中，認可度并不高。因此，公知常識的舉證尤為重要，為節(jié)約時間成本，降低審查次數(shù)，提高審查效能，建議利用證據(jù)舉證。

四、具體案例分析

該申請涉及一種 3D 即時通訊系統(tǒng)及其通訊方法?，F(xiàn)有通訊系統(tǒng)主要通過用戶加載2D 照片達到個性化效果，此個性化處理屬于靜態(tài)處理。該申請的發(fā)明點是用戶能夠僅用一張2D 人臉照片合成具有真實感的3D人臉，并可對所生成的3D人臉進行個性化，給人一種身臨其境的感覺。

一通中，審查員引用兩篇對比文件，評述權利要求1、4不具備創(chuàng)造性；從權3引用對比文件3，評述不具備創(chuàng)造性，對于從權2、5，只是簡單的說理，評述不具備創(chuàng)造性。

申請人針對一通答復，將原從權2、5加入到權利要求1中，認為加入的從權2、5特征不屬于公知常識。很明顯，對于毫無證據(jù)的簡單說理，申請人認可度并不高。

二通中，審查員對于原從權 2 特征“所述人臉特征提取裝置通過交互式提取所述臉部特征”，采用了兩篇專利文獻作為周知技術的證據(jù)，二者都是利用交互式方法提取臉部特征。對于原從權3 特征“3D人臉個性化模塊，所述3D人臉個性化模塊用于對所述3D 人臉進行裝飾”，采用一篇書證，有理有據(jù)，做到全方位答復。

二通后，視撤。也就是說，申請人接受了這一技術手段在申請日之前已經(jīng)屬于周知技術的事實，從而無力爭辯。

從以上案例可以看出，利用專利文獻舉證的方式，對這種并不是普通公眾都知曉，僅限于某個具體技術領域的技術人員熟知，并且涉及在教科書或參考書中難以找到記載的具體實現(xiàn)方式，效果非常顯而易見。一方面，拉近了區(qū)別技術特征與現(xiàn)有技術之間的距離，結合更容易；另一方面，審查員在進行說理的時候結合技術實際，言之有理，更有說服力。

五、創(chuàng)造性評判中公知常識使用的思考

（一）準定認定發(fā)明構思

發(fā)明構思貫穿于專利審查的整個過程，站在發(fā)明構思的角度檢索和篩選確定對比文件，能夠提高檢索和篩選的效率和準確性。正確的事實認定有利于客觀準確地形成審查結論。只有準確的確定發(fā)明能夠解決的技術問題、采用的關鍵技術手段，才能從整體上正確理解發(fā)明和把握發(fā)明構思，以避免陷入利用公知常識評述發(fā)明構思的誤區(qū)。

（二）準確認定公知常識

某一技術手段是否屬于公知常識，關注的重點在于對于上述事實的認定是否準確，無論提供證據(jù)證明還是說明理由均是為了客觀地認定公知常識、進而確保審查結果正確。當認定公知常識時，需要注意其與其他技術特征之間是否存在技術關聯(lián)性，如果存在關聯(lián)性，則應與彼此關聯(lián)的特征一起作為一個整體來考慮，通過認定上述特征的引入所產(chǎn)生的技術效果，來綜合分析權利要求基于區(qū)別特征實際解決的技術問題，而不宜直接將與其他特征具有關聯(lián)性的特征單獨認定為區(qū)別，進而通過斷言其為公知常識而簡單得出不具創(chuàng)造性的結論。

（三）主動舉證充分說理

在涉及公知常識時，當存在教科書或者工具書等公知常識證據(jù)的，最好提供書面證據(jù)；當使用多篇專利文獻來證明某技術特征屬于公知常識，需要在對證據(jù)公開的內(nèi)容作出清楚認定的基礎上進行縝密推理、充分說理，這樣形成的結論才能令人信服；而當區(qū)別技術特征確實屬于本領域的技術人員所廣泛知曉的現(xiàn)有技術中的常識，進行充分說理即可，但要注意加強說理的充分性和邏輯性。

六、結　語

在實際審查中，尤其是涉及公知常識事實認定時，優(yōu)先考慮證據(jù)。當沒有合適的教科書或參考書可用時，可采用專利或非專利文獻作為證據(jù)，充分分析驗證。通常在檢索過程中，審查員已經(jīng)獲得了多篇 A 類文獻，可用于公知常識的舉證和說理，并不會增加太多工作量，相反，如果證據(jù)意識強烈，說理充分有效，反而更節(jié)約審查程序，提高審查質量和審查效率。