【專利】專利律師看實(shí)用新型申請(qǐng)質(zhì)量提升

2019-11-11瀏覽次數(shù)：

來源：四惠知產(chǎn)   原創(chuàng)：馬德剛

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當(dāng)下，高價(jià)值專利和非正常申請(qǐng)是知識(shí)產(chǎn)權(quán)界兩個(gè)熱門的話題。這兩個(gè)熱門話題之間有什么內(nèi)在聯(lián)系呢? 筆者根據(jù)自己的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，認(rèn)為需要將“實(shí)用新型申請(qǐng)和審查質(zhì)量提升”作為研究專利價(jià)值的切入點(diǎn)。從實(shí)用新型制度研究專利價(jià)值，會(huì)起到意想不到效果。

一、我國實(shí)用新型制度的特點(diǎn)

1.實(shí)用新型只能保護(hù)產(chǎn)品而不能保護(hù)方法。具體而言，實(shí)用新型保護(hù)的只能是產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實(shí)用的新的技術(shù)方案。實(shí)用新型保護(hù)的產(chǎn)品類型，大多是與小規(guī)模生產(chǎn)和日常生活有關(guān)的有形物，如家電和小型工具?；ぎa(chǎn)品和制造方法不能申請(qǐng)實(shí)用新型專利，產(chǎn)品的材料特征通常也不是實(shí)用新型保護(hù)的內(nèi)容。

2.實(shí)用新型只需通過初步審查而無需實(shí)質(zhì)審查即可獲得授權(quán)。即，實(shí)用新型只要符合專利法的格式要求，不經(jīng)過審查員檢索現(xiàn)有技術(shù)即可授權(quán)、即可保護(hù)。未來，被控侵權(quán)行為人可以通過專利無效制度和現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度來對(duì)抗專利權(quán)人。

3.授權(quán)周期短，成本費(fèi)用低。與申請(qǐng)發(fā)明專利相比，實(shí)用新型通常會(huì)在12個(gè)月內(nèi)獲得授權(quán)，無需繳納實(shí)審費(fèi)等費(fèi)用。由于不用答復(fù)審查意見，專利代理師針對(duì)撰寫實(shí)用新型所收的服務(wù)費(fèi)，通常也僅是發(fā)明專利所需服務(wù)費(fèi)的一半左右。

4.授權(quán)后法律效力與發(fā)明專利幾乎相同，侵權(quán)判定原則與發(fā)明相近。利用實(shí)用新型提起專利侵權(quán)訴訟后，如被告在答辯期內(nèi)申請(qǐng)宣告專利無效后，法院是否要中止審理需要專利權(quán)人提供《專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告》作為參考。換言之，實(shí)用新型侵權(quán)訴訟涉及宣告專利無效的概率更高，一旦進(jìn)入無效程序，侵權(quán)案件審理周期通常較長。此外，侵害實(shí)用新型的民事案件通常不是具有轟動(dòng)效應(yīng)的大案，所以法院在審理過程中通常不會(huì)特別的重視或加速審理。相反，侵害發(fā)明專利的民事案件通常不會(huì)等待宣告發(fā)明無效的審查結(jié)果。

5.與德國不同，我國法律對(duì)實(shí)用新型被宣告無效后專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)賠償請(qǐng)求人合理損失沒有明文規(guī)定。

二、實(shí)用新型專利的一般功用

李哲在《實(shí)用新型專利在我國專利制度中的作用》中介紹[1]：“（實(shí)用新型專利的作用：）一是可以保護(hù)小發(fā)明；二是實(shí)用新型專利保護(hù)制度可以更多地被中小企業(yè)所利用；三是實(shí)用新型專利保護(hù)制度可以更多地被個(gè)人發(fā)明家所利用；四是實(shí)用新型專利保護(hù)制度在與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮邢嚓P(guān)的技術(shù)領(lǐng)域中發(fā)揮了特殊的作用；五是實(shí)用新型專利保護(hù)制度極大地推進(jìn)了技術(shù)創(chuàng)新過程。”針對(duì)上述觀點(diǎn)我完全贊同，特別要說明兩點(diǎn)。

技術(shù)方案與實(shí)物是兩回事，技術(shù)方案看起來沒有新創(chuàng)性，但是實(shí)施該方案、做出實(shí)物未必是一件容易事。因?yàn)椋褂霉I(yè)化的方法生產(chǎn)產(chǎn)品，除了設(shè)計(jì)產(chǎn)品的形狀和結(jié)構(gòu)之外，還要考慮產(chǎn)品的制造方法、材料、效率、成本等諸多因素。技術(shù)上可行而商業(yè)上不可行的案例比比皆是。在技術(shù)上可行，在權(quán)利要求保護(hù)范圍中優(yōu)選的實(shí)施例且在商業(yè)上獲得成功的產(chǎn)品，等于是在審查員之外由消費(fèi)者對(duì)其“優(yōu)選結(jié)果”的新創(chuàng)性做了實(shí)質(zhì)審查。

實(shí)用新型授權(quán)快，發(fā)起維權(quán)程序的條件低。一方面，很多實(shí)用新型涉及的小型產(chǎn)品會(huì)在諸如淘寶、京東、蘇寧易購等電商平臺(tái)上銷售，利用實(shí)用新型發(fā)起侵權(quán)投訴的效果立桿見影。另一方面，利用實(shí)用新型發(fā)起維權(quán)訴訟的門檻也很低，權(quán)利人至多額外提供一份《專利權(quán)評(píng)價(jià)報(bào)告》，即能享受非常高效、廉價(jià)的司法救濟(jì)。

如果將多個(gè)實(shí)用新型設(shè)計(jì)形成專利組合，或?qū)⒍鄠€(gè)實(shí)用新型與專利或外觀設(shè)計(jì)形成專利組合，維權(quán)的效果通常會(huì)更好，專利組合被全部宣告無效的概率比某一專利被宣告無效的概率低。在當(dāng)前知識(shí)產(chǎn)權(quán)“嚴(yán)保護(hù)、快保護(hù)”的氛圍中，一旦成為原告，就會(huì)獲得無形的輿論支持獲得無形資產(chǎn)；一旦成為被告，就背上了侵權(quán)、抄襲、違反商業(yè)倫理的輿論壓力需要額外支付公關(guān)負(fù)擔(dān)。

三、實(shí)用新型質(zhì)量堪憂的負(fù)面評(píng)價(jià)由何而來？

1.實(shí)用新型比照產(chǎn)品發(fā)明專利進(jìn)行撰寫存在固有缺陷。

發(fā)明專利因?yàn)閷?duì)現(xiàn)有技術(shù)做出的貢獻(xiàn)大，所以在歸納概括獨(dú)立權(quán)利要求時(shí)，一般會(huì)將技術(shù)特征盡量抽象、上位，使得其保護(hù)范圍盡可能的大。

但是實(shí)用新型只能保護(hù)產(chǎn)品的形狀及其結(jié)構(gòu)，使用類似撰寫發(fā)明專利一樣的抽象、上位的方法，在不做新創(chuàng)性檢索的前提下追求闊大的保護(hù)范圍，在維權(quán)時(shí)很難適用等同原則得到保護(hù)，在修改權(quán)利要求時(shí)也會(huì)遭遇諸多不利的限制。

2.實(shí)用新型修改權(quán)利要求的途徑和手段有限。

發(fā)明專利可以既可以在實(shí)審階段修改權(quán)利要求，也可以在復(fù)審和無效程序中修改權(quán)利要求，而實(shí)用新型只能在無效程序中修改權(quán)利要求。不要小看權(quán)利要求保護(hù)范圍的修改，如果沒有修改機(jī)會(huì)，實(shí)用新型寬大的獨(dú)立權(quán)利要求很容易因?yàn)闊o法縮小而被現(xiàn)有技術(shù)破壞新穎性，從而導(dǎo)致被宣告無效。

現(xiàn)行專利法對(duì)實(shí)用新型在無效程序中的修改方式也做了嚴(yán)格的限定，大致可概括為：刪除權(quán)利要求，刪除并列技術(shù)方案，將從屬權(quán)利中的技術(shù)特征，合并到引用該從權(quán)的獨(dú)權(quán)中或上位從權(quán)中。假如本實(shí)用新型的從屬權(quán)利數(shù)量不足、權(quán)要中的技術(shù)特征有限，即使專利權(quán)人有修改權(quán)，但也常常會(huì)苦于沒有足量可用的技術(shù)特征可做修改權(quán)要的素材。

3.侵權(quán)訴訟中對(duì)實(shí)用新型權(quán)利適用等同侵權(quán)原則更為嚴(yán)格。

北京高院《專利侵權(quán)判定指南》（2017版）[2]第60條規(guī)定：對(duì)于發(fā)明權(quán)利要求中的非發(fā)明點(diǎn)技術(shù)特征、修改形成的技術(shù)特征或者實(shí)用新型權(quán)利要求中的技術(shù)特征，如果專利權(quán)人在專利申請(qǐng)或修改時(shí)明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定中，權(quán)利人以構(gòu)成等同特征為由主張將該替代性技術(shù)方案納入專利權(quán)的保護(hù)范圍的，不予支持。

根據(jù)上述規(guī)定，在申請(qǐng)實(shí)用新型時(shí)，如果申請(qǐng)人明知或足以預(yù)見到存在替代性技術(shù)特征而未將其納入專利權(quán)的保護(hù)范圍，在侵權(quán)判定時(shí)則不準(zhǔn)適用等同原則。這就要求撰寫實(shí)用新型專利時(shí)，應(yīng)把前序和發(fā)明點(diǎn)中的并列技術(shù)特征、并列的技術(shù)方案寫全、寫細(xì)。

4.申請(qǐng)實(shí)用新型的目的是為了騙套補(bǔ)貼和資助。

目前，有些申請(qǐng)人申請(qǐng)實(shí)用新型是利用其易于授權(quán)的特點(diǎn)去湊數(shù)，無論專利價(jià)值高低，權(quán)利人可以在獲得專利證書后獲得地方政府的額度不等的財(cái)政補(bǔ)貼和資助。

5.無論是初審還是無效，大量占用了審查資源。大量的非正常申請(qǐng)，被很多“原味專利”的擁躉譏諷為“垃圾專利”，這些垃圾專利占用并耗費(fèi)了大量的審查資源。

6.諸多亂象被國內(nèi)外專家詬病對(duì)管理機(jī)關(guān)造成輿論壓力、進(jìn)而影響工作積極性。有目共睹，我國近年來在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理方面取得了令世人矚目的成就。但是實(shí)用新型非正常申請(qǐng)中的諸多亂象，為我們的成就“抹了黑”，讓兢兢業(yè)業(yè)工作的審查員的工作減了值，挫傷了部分干部和審查員的積極性。

由此可見，試水、交學(xué)費(fèi)有個(gè)必要的限度。實(shí)用新型專利的質(zhì)量提升，已經(jīng)到了非提不可的地步了。提升質(zhì)量，不是做給外人看的，是我們的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的內(nèi)在需求。

四、提升實(shí)用新型申請(qǐng)質(zhì)量的改進(jìn)建議

實(shí)用新型的申請(qǐng)人，未必不愿意申請(qǐng)并獲得高質(zhì)量、高價(jià)值的專利。大多數(shù)人苦于不知道什么是高質(zhì)量、高價(jià)值專利，對(duì)于如何去做沒有明確的方向指引。到底什么是高質(zhì)量、高價(jià)值的實(shí)用新型專利呢？如何善用我國的實(shí)用新型專利制度呢？筆者從專利律師的角度提出以下幾點(diǎn)建議：

1.針對(duì)實(shí)用新型的獨(dú)立權(quán)利要求，要按照專利代理師資格考試考核的方式撰寫：前序、發(fā)明點(diǎn)用其特征在于區(qū)分清楚；部件、連接關(guān)系、形狀和結(jié)構(gòu)歸納、概括得具體、全面、合理；少用或根本不用功能性技術(shù)特征、環(huán)境限定的技術(shù)特征、制造方法限定的技術(shù)特征、材料特征、數(shù)值特征。

2.從屬權(quán)利的層次和數(shù)量要大大增加，已知的首選、次選技術(shù)方案要全部設(shè)定為從屬權(quán)利要求。其目的有兩個(gè)：一是為了避免優(yōu)選技術(shù)方案不能適用等同侵權(quán)原則，二是避免在無效程序中修改權(quán)利要求時(shí)沒有可用的素材。

3.說明書中披露更多的實(shí)施例和更多、更具體的技術(shù)特征。我國是個(gè)制造業(yè)大國，工業(yè)產(chǎn)品種類齊全，技術(shù)進(jìn)步日新月異。但是，研發(fā)人員很難如專利法描述的那樣成為知曉本領(lǐng)域的一切技術(shù)信息和技術(shù)手段的“本領(lǐng)域技術(shù)人員”。小發(fā)明對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)在于，將專利中會(huì)涉及到的部件、工業(yè)半成品披露得盡可能詳細(xì)，這會(huì)給其他人搞研發(fā)時(shí)提供有益的線索和幫助，讓其他人知道社會(huì)上又什么使用公開的新零件、新組件或新手段。我們寫作文的時(shí)候都會(huì)有這樣的感覺：閉門造車寫文章很艱苦，如能盡可能多地參考別人的文章，下筆時(shí)才能文思如泉涌。一個(gè)6頁紙、空洞乏味的實(shí)用新型說明書，即使全是“真材實(shí)料”，因?yàn)槠涔逃腥萘亢桶l(fā)明人的情懷有限，對(duì)現(xiàn)有技術(shù)和整個(gè)社會(huì)的科技創(chuàng)新會(huì)又多大助益呢？

4.大量的增加引文和附圖。授權(quán)后而公開的實(shí)用新型會(huì)成為本領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)。專利權(quán)人除了用實(shí)用新型專利保護(hù)自己的產(chǎn)品及其市場之外，在公開足夠數(shù)量的技術(shù)方案、技術(shù)特征之后，在利用創(chuàng)造性、三步法無效他人專利時(shí)會(huì)具有更多的素材和資源。如果眾多專利權(quán)人都接受這個(gè)觀點(diǎn)的話，就會(huì)形成合力，客觀上防止其他在后專利權(quán)人占有不該取得的“排他權(quán)”而侵害公共利益。

劉備說：勿以善小而不為。其原理在于量變能引起質(zhì)變。細(xì)水長流能夠起到暴風(fēng)驟雨起不到的作用。筆者不揣冒昧，唐突獻(xiàn)策，望方家包容、指正。

古語云：人有善愿，天必從之。本人雖不懂佛，念一段經(jīng)做結(jié)尾：揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶[3]。

[1]李哲《實(shí)用新型專利在我國專利制度中的作用》本篇文章來源于 法幫網(wǎng)www.fabang.com原文鏈接：

http://www.fabang.com/a/20170829/877677.html

[2]詳見北京法院網(wǎng)，

http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2017/04/id/2820737.shtml

[3]詳見《摩訶般若波羅蜜多心經(jīng)》

https://baike.baidu.com/item/%E6%91%A9%E8%AF%83%E8%88%AC%E8%8B%A5%E6%B3%A2%E7%BD%97%E8%9C%9C%E5%A4%9A%E5%BF%83%E7%BB%8F/2920623?fr=aladdin    

來源：四惠知產(chǎn)

原創(chuàng)： 馬德剛