位置商標(biāo)不宜作為獨(dú)立的商標(biāo)類型——從“紅鞋底”案談起

2020-03-11瀏覽次數(shù)：

來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 商標(biāo)評(píng)審部 評(píng)審六處

作者：何瀟

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1992年，法國(guó)著名鞋履設(shè)計(jì)師克里斯提·魯布托創(chuàng)造性地將紅色運(yùn)用到高跟鞋底部，設(shè)計(jì)出了第一雙紅色鞋底高跟鞋。據(jù)介紹，在他對(duì)最初的設(shè)計(jì)方案不滿意時(shí)，助理的紅色指甲油激發(fā)了他的創(chuàng)作靈感，他將紅色指甲油涂在鞋底，一改高跟鞋鞋底黑色或者皮革原色的慣例，紅鞋底高跟鞋就此出現(xiàn)。紅鞋底高跟鞋一經(jīng)問世，引領(lǐng)了時(shí)尚界潮流，魯布托也順勢(shì)在多國(guó)注冊(cè)了“紅鞋底”商標(biāo)。

2010年4月15日, 魯布托向我國(guó)商標(biāo)局提出“紅鞋底”商標(biāo)（如圖所示）在中國(guó)的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請(qǐng), 商標(biāo)說明中載明“該商標(biāo)由圖樣中顯示的用于鞋底的紅色 （潘通號(hào)18.1663TP）構(gòu)成（高跟鞋的外形不屬于商標(biāo)的一部分，僅用于指示商標(biāo)的位置），指定使用在第25類：女高跟鞋商品上。該案中，原商標(biāo)局以申請(qǐng)商標(biāo)缺乏顯著性為由，駁回國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)?！凹t鞋底”商標(biāo)之后經(jīng)歷了原商評(píng)委復(fù)審、一審、二審和再審。其中，原商評(píng)委將申請(qǐng)商標(biāo)認(rèn)定為由常用的高跟鞋圖形及鞋底指定單一顏色組成。北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)為三維標(biāo)志，表示了高跟鞋商品本身的外形，并在局部部位填涂紅色。北京市高級(jí)人民法院作出二審判決, 認(rèn)定申請(qǐng)商標(biāo)由指定使用位置的紅色構(gòu)成, 屬于限定了使用位置的單一顏色商標(biāo)。最高人民法院亦對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)作出限定位置的單一顏色商標(biāo)的認(rèn)定。至此，“紅鞋底”的可注冊(cè)性再次引發(fā)了諸多探討和思考。

如北高院與最高院判決所述，該商標(biāo)為限定位置的單一顏色商標(biāo)，根據(jù)這一表述，該偏正短語的中心詞變成了單一顏色商標(biāo)。鑒于顏色的有限性與公共性，社會(huì)公眾均有權(quán)使用各類顏色，若將顏色作為商標(biāo)授權(quán)給一人獨(dú)占，會(huì)造成其在指定商標(biāo)或服務(wù)市場(chǎng)的顏色壟斷，故單一顏色不應(yīng)屬于我國(guó)《商標(biāo)法》的保護(hù)對(duì)象。本文不再就單一顏色商標(biāo)展開討論，僅就限定使用位置的商標(biāo)談幾點(diǎn)個(gè)人思考。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，商標(biāo)類型正在不斷擴(kuò)容，由傳統(tǒng)商標(biāo)逐步增加了三維標(biāo)志、顏色組合以及聲音商標(biāo)。于是有學(xué)者提出，可以將位置商標(biāo)引入從而在一定程度上增加商標(biāo)申請(qǐng)范圍，稀釋現(xiàn)有商標(biāo)混淆可能性，擴(kuò)充商標(biāo)申請(qǐng)容量[1]。對(duì)這一觀點(diǎn)，筆者持不同意見，我認(rèn)為目前無需將位置商標(biāo)作為一種獨(dú)立的商標(biāo)類型予以保護(hù)。

　　一、位置商標(biāo)定義不統(tǒng)一、保護(hù)對(duì)象及保護(hù)方式不明確，不宜作為獨(dú)立的商標(biāo)類型予以保護(hù)。

位置商標(biāo)的英文是“positionmark”,首次出現(xiàn)在德國(guó)。德國(guó)法律實(shí)踐中認(rèn)為位置商標(biāo)是“將商標(biāo)的標(biāo)志定位或安排在商品上的特定位置的特殊標(biāo)志”。WIPO將位置商標(biāo)定義為“以固定的比例大小安置于商品特定位置的某一特定元素”。日本特許廳認(rèn)為“所謂位置商標(biāo)，是指在商品等上添附圖案的位置特定的商標(biāo)”[2]。在韓國(guó)最高法院第2010Hu2339號(hào)案件中，韓國(guó)最高法院認(rèn)為位置商標(biāo)是“以特定比例大小位于商品特定位置之上的標(biāo)志”[3]。但是, 對(duì)于何為位置商標(biāo), 目前業(yè)界尚無正式統(tǒng)一的定義, 導(dǎo)致我們無法確定位置商標(biāo)到底保護(hù)的是什么，因此無論是授權(quán)確權(quán)還是侵權(quán)保護(hù)都很難進(jìn)行。

　　綜合國(guó)內(nèi)外學(xué)者觀點(diǎn)，目前給出的位置商標(biāo)的定義一般是指使用在特定位置的圖案、顏色、文字或者上述元素的組合構(gòu)成的標(biāo)志。根據(jù)這一定義，位置商標(biāo)是特定位置上的可視性標(biāo)志。這里應(yīng)該明確的是該可視性標(biāo)志為沒有顯著性或者顯著性弱到無法獨(dú)立獲得商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志；若其本身顯著性較強(qiáng)，卻限定了使用位置，是對(duì)申請(qǐng)人之后的銷售、宣傳等使用商標(biāo)的行為進(jìn)行了限制，毫無必要。位置商標(biāo)的特點(diǎn)似乎是一個(gè)顯著性較弱的可視性標(biāo)志因?yàn)樵谔囟ㄎ恢蒙系氖褂枚孬@新生。該位置的特定性或者特殊性在其中起到了至關(guān)重要的作用，那么注冊(cè)位置商標(biāo)是對(duì)特定位置進(jìn)行的保護(hù)嗎？是否說申請(qǐng)人注冊(cè)了一枚位置商標(biāo)，則其對(duì)這一特定位置上使用可視性標(biāo)志的行為實(shí)現(xiàn)了壟斷？如果這一位置商標(biāo)是具有功能性，那應(yīng)否對(duì)其保護(hù)？以“紅鞋底”為例，該標(biāo)志是以在鞋底鋪滿紅色的方式呈現(xiàn)，若其核準(zhǔn)注冊(cè)，那其他人在鞋底鋪滿其他顏色是否判定近似；其他人在鞋底鋪滿其他簡(jiǎn)易標(biāo)志是否判定近似；其他人以在鞋底前腳掌、后腳掌或者其他比例使用紅色是否判定近似。如果我們只保護(hù)在鞋底鋪滿紅色，那就是在保護(hù)單一顏色；如果我們保護(hù)位置，位置上的近似應(yīng)該如何判定，是否任何人都不能在該鞋底上進(jìn)行設(shè)計(jì)，申請(qǐng)人通過進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)鞋底位置的壟斷；又或是對(duì)紅色與鞋底的結(jié)合方式（鋪滿的形式）進(jìn)行保護(hù)，那我們保護(hù)的是設(shè)計(jì)。若設(shè)計(jì)理念都屬商標(biāo)保護(hù)范疇，那商標(biāo)法與其他法律的界限何在。事實(shí)上，我們對(duì)位置商標(biāo)研究甚少，貿(mào)然引入會(huì)因前端授權(quán)確權(quán)的不確定性導(dǎo)致后續(xù)商標(biāo)保護(hù)難以進(jìn)行。即使在已經(jīng)接受魯布托“紅鞋底”商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的美國(guó)，在魯布托訴圣羅蘭公司生產(chǎn)的紅色紅底高跟鞋侵犯其商標(biāo)權(quán)一案中，美國(guó)法院作出如下兩難認(rèn)定：魯布托擁有紅底鞋的商標(biāo)，但是當(dāng)其它品牌設(shè)計(jì)的鞋子整體為紅色時(shí)，紅色鞋底不屬侵權(quán)。

　　二、位置商標(biāo)未引入新的商標(biāo)構(gòu)成要素，不必將其作為獨(dú)立的商標(biāo)類型予以保護(hù)。

《商標(biāo)法》第八條后半句規(guī)定，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。有學(xué)者就此提出，該條是對(duì)商標(biāo)構(gòu)成要素的規(guī)定，并非對(duì)商標(biāo)類型的規(guī)定。而位置商標(biāo)的構(gòu)成要素包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志和顏色組合, 其構(gòu)成要素并未超出商標(biāo)法規(guī)定的構(gòu)成要素。其獨(dú)特之處在于標(biāo)志使用在商品或服務(wù)上的位置是固定的, 位置是對(duì)商標(biāo)使用位置的限定。[4]筆者對(duì)上述觀點(diǎn)不敢茍同。任何可視性商標(biāo)在其使用過程中均需要占據(jù)一定的位置予以展示，且商標(biāo)的展示位置也是有慣例的，若以此就將位置商標(biāo)作為一種新型商標(biāo)予以保護(hù)未免牽強(qiáng)。另外，若位置商標(biāo)僅僅理解為固定使用位置的傳統(tǒng)商標(biāo)或三維標(biāo)志，那它為何要被看作是一種新型的商標(biāo)類型。例如，在《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中對(duì)顏色組合商標(biāo)的形式審查標(biāo)準(zhǔn)中有如下規(guī)定，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提交清晰的彩色圖樣。商標(biāo)圖樣應(yīng)當(dāng)是表示顏色組合方式的色塊，或是表示顏色使用位置的圖形輪廓。該圖形輪廓不是商標(biāo)構(gòu)成要素，必須以虛線表示，不得以實(shí)線表示。在隨后的舉例中用下圖例證予以具體說明。

商標(biāo)說明：該顏色組合商標(biāo)由綠色和黃色兩種顏色組合構(gòu)成。其中綠色為Pantone364C，黃色為Pantone 109C。綠色用于車身，黃色用于車輪。虛線部分用以表示顏色在該商品上的位置，車輛輪廓和外形不是商標(biāo)構(gòu)成要素。上述對(duì)顏色組合商標(biāo)的表述，是限定了使用位置的。那這類商標(biāo)與位置商標(biāo)有何不同尚待研究。單從上文給出的一般定義來看，位置商標(biāo)是現(xiàn)有商標(biāo)構(gòu)成要素與特定位置的結(jié)合，故位置商標(biāo)實(shí)際未引入新的商標(biāo)構(gòu)成要素，且由于其上附著的構(gòu)成要素顯著性較弱，從而大大限制了其擴(kuò)充商標(biāo)申請(qǐng)容量的可能。以商品為例，位置商標(biāo)不能脫離商品而存在，而任何商品的位置都有限的，同時(shí)位置的功能性又大大壓縮了位置商標(biāo)的存在空間，因此越簡(jiǎn)單的商品其位置及相應(yīng)組合的有限性問題就更突出。

　　前述學(xué)者觀點(diǎn)還曾提出，位置商標(biāo)引入可以稀釋現(xiàn)有商標(biāo)混淆可能性[5]，實(shí)際很難起到這一作用。位置商標(biāo)中的可視性標(biāo)志是已長(zhǎng)期存在的商標(biāo)構(gòu)成要素，若其已通過使用獲得顯著性，進(jìn)入到現(xiàn)有商標(biāo)體系內(nèi)，則沒有申請(qǐng)位置商標(biāo)的必要；若本身因沒有顯著性或顯著性較弱而未進(jìn)入現(xiàn)有商標(biāo)體系，則該標(biāo)志通過在特定位置上的使用實(shí)現(xiàn)區(qū)別來源的作用，混淆也就無從談起。

　　三、位置商標(biāo)受限于商標(biāo)的法定性和相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣，不具有商標(biāo)的可注冊(cè)性。

《商標(biāo)法》第八條規(guī)定，任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。該條的前半句似乎肯定了只要能起到區(qū)分來源的任何標(biāo)志都可以申請(qǐng)商標(biāo)，但是這半句有一個(gè)很重要的前提，即相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣已將該標(biāo)志作為商標(biāo)進(jìn)行識(shí)別。相關(guān)公眾的通常認(rèn)知從心理學(xué)的角度看，是通過后天學(xué)習(xí)形成的條件反射，是后天學(xué)習(xí)、積累“經(jīng)驗(yàn)”的反射活動(dòng)。具體到商標(biāo)的認(rèn)知習(xí)慣來說，市場(chǎng)主體在社會(huì)發(fā)展過程中，通過長(zhǎng)時(shí)間對(duì)圖形、文字等標(biāo)識(shí)在其產(chǎn)品上的運(yùn)用，使得相關(guān)公眾在學(xué)習(xí)、認(rèn)知過程中形成圖形、文字是商標(biāo)，繼而實(shí)現(xiàn)區(qū)分商品或服務(wù)來源的目的。判斷通常認(rèn)知也就是，當(dāng)相關(guān)公眾通過視覺、聽覺或者嗅覺感受到一個(gè)標(biāo)志時(shí)，會(huì)將其與什么建立聯(lián)系，是商品本身、設(shè)計(jì)方式還是商標(biāo)。

　　而法律的明確規(guī)定對(duì)重構(gòu)相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣起著至關(guān)重要的作用。事實(shí)上，具有獨(dú)創(chuàng)性的、新穎性的，可以起到區(qū)分來源作用的元素的范疇遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于商標(biāo)范疇。當(dāng)我們把一種新的元素納入商標(biāo)類型之初，往往都是通過對(duì)商標(biāo)的使用行為來肯定它區(qū)分來源的作用。而這種相關(guān)公眾用以區(qū)分來源的認(rèn)知習(xí)慣實(shí)際在法律規(guī)定其為商標(biāo)元素之前就已經(jīng)出現(xiàn)，只是我們通過法律肯定了它可以作為商標(biāo)被識(shí)別的可能性。于是相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣就在法律的修改中被重構(gòu)、被強(qiáng)化，將這種區(qū)分來源的作用與商標(biāo)的顯著性建立強(qiáng)條件反射，從而漸漸促使新商標(biāo)元素產(chǎn)生自己的固有顯著性。商標(biāo)的法定性與相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣，共同決定了標(biāo)志是否具有商標(biāo)的可注冊(cè)性和區(qū)分來源的特性。兩者互為促進(jìn)的關(guān)系，亦是非傳統(tǒng)商標(biāo)得以產(chǎn)生固有顯著性的必然路徑。

　　因此，無論何種樣態(tài)的標(biāo)志，想獲得《商標(biāo)法》的保護(hù)，首先必須滿足的條件是，相關(guān)公眾對(duì)其進(jìn)行商標(biāo)意義上的識(shí)別，而這一識(shí)別功能受商標(biāo)法的明確規(guī)定和相關(guān)公眾的認(rèn)知習(xí)慣的影響，且法律規(guī)定的作用先于認(rèn)知習(xí)慣的作用；其次再看其是否起到了區(qū)分來源的作用。而不是通過標(biāo)識(shí)發(fā)揮區(qū)分來源的作用來肯定其作為商標(biāo)的可注冊(cè)性。即一個(gè)標(biāo)志在未經(jīng)法律認(rèn)可其有具有商標(biāo)的可注冊(cè)性時(shí)，不能納入商標(biāo)法保護(hù)范疇，這是氣味、觸覺、單一顏色等不屬于《商標(biāo)法》第八條的保護(hù)范圍的原因。

　　就位置商標(biāo)而言，一是法律對(duì)位置商標(biāo)無明確規(guī)定，致使相關(guān)公眾很難建立位置與商標(biāo)的條件反射；二是由于它是可視性標(biāo)志和特定位置的結(jié)合，致使相關(guān)公眾亦很難對(duì)其整體進(jìn)行商標(biāo)意義上的識(shí)別。具體到“紅鞋底”案來說，魯布托認(rèn)為“紅鞋底”可作為商標(biāo)予以注冊(cè)的理由有如下一點(diǎn)：對(duì)于高跟鞋商品，鞋底是生產(chǎn)商慣常標(biāo)注商標(biāo)的位置，將紅色用于慣常標(biāo)注商標(biāo)的位置，相關(guān)公眾在面對(duì)魯布托的鞋底紅色標(biāo)志時(shí)會(huì)將其認(rèn)知為商標(biāo)。然而，也正是因?yàn)樵撐恢猛ǔＳ糜跇?biāo)注商標(biāo)，且標(biāo)注方式往往是小部分占據(jù)鞋底表面。這就使得“紅鞋底”明顯不同于一般商標(biāo)標(biāo)注方式，相關(guān)公眾更不會(huì)將其識(shí)別為商標(biāo)，而會(huì)將其看作是鞋子設(shè)計(jì)的一部分。因此，由于涂滿紅色的高跟鞋底本身與大眾認(rèn)知的商標(biāo)形態(tài)存在很大差異，即使申請(qǐng)人用的紅鞋底極其醒目，不屬于慣常設(shè)計(jì)，獨(dú)特到能夠使相關(guān)公眾看到該設(shè)計(jì)就會(huì)意識(shí)到是某公司的產(chǎn)品，那也不能就此認(rèn)定其作為商標(biāo)的可注冊(cè)性，因?yàn)檫@種區(qū)分來源的作用并不是通過將該獨(dú)特設(shè)計(jì)認(rèn)知為商標(biāo)而發(fā)揮的。

　　不可否認(rèn)，產(chǎn)品新穎獨(dú)特的設(shè)計(jì)會(huì)給相關(guān)公眾留下深刻的印象，而且相關(guān)公眾在之后的消費(fèi)過程中也會(huì)憑借對(duì)該設(shè)計(jì)的深刻印象來選購(gòu)該產(chǎn)品，但是這種識(shí)別性并不是通過商標(biāo)認(rèn)知實(shí)現(xiàn)的，因此不應(yīng)通過商標(biāo)法律制度予以保護(hù)。如果因產(chǎn)品設(shè)計(jì)獨(dú)特就認(rèn)定其具有商標(biāo)的可注冊(cè)性，則很容易導(dǎo)致申請(qǐng)人利用商標(biāo)制度實(shí)現(xiàn)對(duì)某一設(shè)計(jì)的壟斷。我們可以通過外觀設(shè)計(jì)、知名商品特有裝潢等方式對(duì)上述情況予以保護(hù)，這樣做有助于厘清商標(biāo)法與其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律的保護(hù)界限，防止出現(xiàn)利用商標(biāo)法保護(hù)著作權(quán)法和專利法所規(guī)范的對(duì)象的情況。

　　在最初引入一種新的商標(biāo)類型時(shí)，受相關(guān)公眾認(rèn)知習(xí)慣的限制，該類商標(biāo)獲準(zhǔn)注冊(cè)的前提通常都是經(jīng)過使用獲得顯著性。往往最先實(shí)現(xiàn)注冊(cè)，搶占有利位置的一定是相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)產(chǎn)生較大影響力的主體。若市場(chǎng)影響力大的企業(yè)通過其經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷手段等方式，搶先獲得了位置優(yōu)勢(shì)?？紤]到前述位置的有限性和功能性，那留給別人的機(jī)會(huì)就不多了。優(yōu)勢(shì)企業(yè)很容易通過注冊(cè)商標(biāo)的方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)某個(gè)設(shè)計(jì)、某種顏色等方面的壟斷，不利于鼓勵(lì)市場(chǎng)創(chuàng)新，激發(fā)市場(chǎng)活力，刺激良性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

退一步說，假設(shè)位置商標(biāo)通過對(duì)可視性標(biāo)志限定位置的使用獲得了“第二含義”，即因使用獲得了顯著性，那這“第二含義”實(shí)際是賦予給特定位置上的可視性標(biāo)志的，而非這一整體。也就是說某一無顯著性或顯著性較弱的可視性標(biāo)志因限定位置使用，而獲得了顯著性。筆者認(rèn)為，這也是將位置商標(biāo)表述為限定使用位置的傳統(tǒng)商標(biāo)，而非限定顏色、圖案、文字等要素的位置商標(biāo)的原因。例如，新平衡運(yùn)動(dòng)鞋公司廣為知曉的new balance運(yùn)動(dòng)鞋，其位于鞋兩側(cè)中央位置的字母“N”，（如圖所示）在我國(guó)以知名商品的商品裝潢受到了保護(hù)，在美國(guó)作為位置商標(biāo)注冊(cè)并受到保護(hù)。[6]筆者認(rèn)為，字母“N”因字母構(gòu)成和表現(xiàn)形式過于簡(jiǎn)單，缺乏顯著性特征，但因在特定位置的使用，使“N”獲得了商標(biāo)顯著性，因此其作為商標(biāo)的“第二含義”是賦予該字母的。因此，位置本身無法通過使用獲得顯著性，這是其與其他商標(biāo)要素最本質(zhì)的區(qū)別。

　　 綜上，對(duì)于位置商標(biāo)來說，無論是目前發(fā)展及研究現(xiàn)狀，還是其自身性質(zhì)來說，均不適合作為獨(dú)立的新型商標(biāo)來考量。對(duì)于非傳統(tǒng)商標(biāo)的注冊(cè)與保護(hù)，我們應(yīng)當(dāng)采取審慎態(tài)度，厘清商標(biāo)法與著作權(quán)法、專利法等法律的界限，保障商標(biāo)法立法目的的實(shí)現(xiàn)，防止商標(biāo)保護(hù)邊界的無限擴(kuò)張。

[1] 位置商標(biāo)的注冊(cè)可能性辨析——從“阿迪達(dá)斯三道杠”到“紅色鞋底”[J]. 李超光.  電子知識(shí)產(chǎn)權(quán) .2020(1)

[2] 位置商標(biāo)可注冊(cè)性淺析[J]. 張慧霞、李淑會(huì).  知識(shí)產(chǎn)權(quán) .2014(12)

[3] 論位置商標(biāo)的特點(diǎn)及保護(hù)[J]. 池欣欣.  中華商標(biāo) .2019(2)

[4] 從“紅鞋底”案看位置商標(biāo)在中國(guó)之未來[J]. 董慧娟、武佳欣.  中國(guó)發(fā)明與專利 .2019(6)　

[5] 位置商標(biāo)的注冊(cè)可能性辨析——從“阿迪達(dá)斯三道杠”到“紅色鞋底”[J]. 李超光.  電子知識(shí)產(chǎn)權(quán) .2020(1)

[6] 論位置商標(biāo)的特點(diǎn)及保護(hù)[J]. 池欣欣.  中華商標(biāo) .2019(2)

來源：國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)評(píng)審部 評(píng)審六處

作者：何瀟