商標(biāo)權(quán)無效宣告案件中“作品名稱在先權(quán)益保護(hù)”典型案例

2020-06-24瀏覽次數(shù)：

來源：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審判二庭

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“王者榮耀”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

該案的訴爭(zhēng)商標(biāo)“王者榮耀”是第三人某酒業(yè)公司于2015年11月19日申請(qǐng)注冊(cè)的，核定使用在第33類“葡萄酒、白酒”等商品上。2018年6月19日，原告騰訊科技（深圳）有限公司對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出了無效宣告請(qǐng)求，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局以訴爭(zhēng)商標(biāo)與引證商標(biāo)沒有構(gòu)成類似商品上的近似商標(biāo)，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)未侵犯騰訊公司的著作權(quán)，亦未構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的情形為由，裁定訴爭(zhēng)商標(biāo)予以維持。

原告騰訊公司不服該裁定，向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。訴訟中，原告認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)作為商標(biāo)注冊(cè)使用在相關(guān)商品上，損害了原告對(duì)游戲《王者榮耀》的作品名稱所享有的在先權(quán)利，違反了商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定。原告還主張，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)具有明顯惡意，具有搶注商標(biāo)并牟取不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)利益的意圖，違反了商標(biāo)法第四十四條的規(guī)定。

本案的特點(diǎn)之一在于《王者榮耀》是一款手游，網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品在生命周期、營銷推廣策略、用戶規(guī)模、玩家群體、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)等方面具有獨(dú)有的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，這些對(duì)于知名度的考量是有影響的。游戲于2015年10月23日公布、10月26日上線，訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)日為2015年11月19日，二者時(shí)間相距不到一個(gè)月。但是根據(jù)原告提交的相關(guān)證據(jù)，以“王者榮耀”作為關(guān)鍵字的2015年10月1日至2016年2月19日的百度搜索指數(shù)顯示，2015年10月28日該搜索指數(shù)曾出現(xiàn)150000的峰值，同時(shí)也有該游戲上架首日在“免費(fèi)榜”排名第一以及保持持續(xù)熱度趨勢(shì)、游戲相關(guān)獲獎(jiǎng)情況等相關(guān)報(bào)道。可見，《王者榮耀》在上線之初短時(shí)間內(nèi)即集聚了較高的搜索點(diǎn)擊量和廣泛的關(guān)注度，取得了較高的知名度?！巴跽邩s耀”作為該游戲的作品名稱亦已為相關(guān)公眾所熟知，可以作為作品名稱在先權(quán)益予以保護(hù)。

基于《王者榮耀》游戲較高的知名度，第三人申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)時(shí)對(duì)該游戲理應(yīng)知曉，且該游戲知名度所及的范圍涉及日常生活領(lǐng)域，第三人申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)難謂善意。此外，第三人申請(qǐng)注冊(cè)了多個(gè)帶有“王者榮耀”、“王者”或“榮耀”字樣的商標(biāo)，其法定代表人還同時(shí)擔(dān)任某帶有“王者榮耀”字樣的公司的法定代表人，據(jù)此可以看出第三人申請(qǐng)注冊(cè)訴爭(zhēng)商標(biāo)具有主觀惡意。

結(jié)合其他相關(guān)因素，法院認(rèn)定訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)損害了原告的作品名稱“王者榮耀”的在先權(quán)益，違反了商標(biāo)法第三十二條的規(guī)定，同時(shí)，未構(gòu)成商標(biāo)法第四十四條第一款規(guī)定的情形，判決撤銷被訴裁定并判令被告重新作出裁定。

“鐵臂阿童木”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

“鐵臂阿童木”商標(biāo)權(quán)無效案例涉及的訴爭(zhēng)商標(biāo)為第4553473號(hào)“鐵臂阿童木”文字商標(biāo)，訴爭(zhēng)商標(biāo)由案外人泉州市菲克體育用品有限公司提出注冊(cè)申請(qǐng)，2009年12月28日被核準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用在第25類“靴、運(yùn)動(dòng)靴、運(yùn)動(dòng)鞋”等商品上。后經(jīng)轉(zhuǎn)讓，權(quán)利人變更為阿童木（福建）體育用品有限公司，在本案訴訟過程中又轉(zhuǎn)讓至泉州市開元體育用品有限公司。手塚株式會(huì)社于2014年12月18日針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)提出無效宣告請(qǐng)求，原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)沒有侵犯手塚株式會(huì)社的在先著作權(quán)和在先商品化權(quán)，故裁定訴爭(zhēng)商標(biāo)予以維持。手塚株式會(huì)社不服提起訴訟，其認(rèn)為阿童木福建公司在未獲得手塚株式會(huì)社許可的情況下在其產(chǎn)品、注冊(cè)商標(biāo)及網(wǎng)站上大量使用 “阿童木”動(dòng)漫形象作品，主觀惡意明顯，侵犯了手塚株式會(huì)社在先的著作權(quán)和在先商品化權(quán)。因此，手塚株式會(huì)社請(qǐng)求法院撤銷被訴裁定，并判令原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)重新作出裁定。
法院經(jīng)審理認(rèn)為，訴爭(zhēng)商標(biāo)僅為純文字商標(biāo)，并沒有體現(xiàn)阿童木的卡通形象，訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)并未侵犯手塚株式會(huì)社享有的著作權(quán)?！鞍⑼尽奔仁鞘謮V株式會(huì)社出品的動(dòng)漫作品《鐵臂阿童木》的片名，也是動(dòng)漫作品中主要人物的名稱。在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，該動(dòng)漫已經(jīng)在中國大陸地區(qū)進(jìn)行了廣泛的宣傳并已播出，“鐵臂阿童木”、“阿童木”作為動(dòng)漫作品的名稱以及動(dòng)漫的角色名稱已為相關(guān)公眾所了解，具有較高知名度，故“鐵臂阿童木”、“阿童木”可以作為在先作品名稱以及在先作品的角色名稱進(jìn)行保護(hù)。

但在先作品名稱以及在先作品的角色名稱權(quán)益的保護(hù)范圍并不當(dāng)然及于全部商品和服務(wù)類別，仍應(yīng)以限于相同或類似商品或服務(wù)為原則。雖然在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前原告并未在鞋等商品上使用阿童木形象，但手塚株式會(huì)社在第25類商品上注冊(cè)有“鐵臂阿童木”商標(biāo)，且鞋等商品是生活必需品，會(huì)使相關(guān)公眾對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品來源與在先作品名稱及角色名稱的所有人產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，故訴爭(zhēng)商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)損害了手塚株式會(huì)社的在先權(quán)益。

綜上，一審法院判決撤銷被訴裁定，并判令原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)無效宣告請(qǐng)求重新作出裁定。二審法院判決維持一審判決。

“三生三世十里桃花”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

該案的訴爭(zhēng)商標(biāo)“三生三世十里桃花”是案外人貓鼬互動(dòng)（北京）科技有限公司于2015年10月29日申請(qǐng)注冊(cè)的，核定使用商品是第9類計(jì)算機(jī)游戲軟件、計(jì)算機(jī)等。后該商標(biāo)于2016年12月7日核準(zhǔn)注冊(cè)，于2017年9月13日轉(zhuǎn)讓給本案原告。《三生三世十里桃花》小說作者認(rèn)為該商標(biāo)損害了其對(duì)該小說作品享有的在先權(quán)益，向原商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提出無效宣告請(qǐng)求。涉案商標(biāo)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效后，原告不服提起訴訟。原告認(rèn)為，《三生三世十里桃花》是同名小說、電影、電視劇、游戲的名稱，小說作者不能獨(dú)占該作品名稱的在先權(quán)益，且其關(guān)聯(lián)公司已獲得對(duì)該小說作品的網(wǎng)絡(luò)劇、游戲等周邊產(chǎn)品的開發(fā)權(quán)，在同名游戲上使用這個(gè)商標(biāo)，不造成相關(guān)公眾的誤認(rèn)。
本案中，法院查明，早在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，《三生三世十里桃花》小說圖書已由不同出版社多次出版，并在其他國家和地區(qū)發(fā)行了多種外文版本， “三生三世十里桃花”作為小說作品名稱已經(jīng)具有了較高的知名度。同時(shí)，我們看到這個(gè)訴爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)是普通字體的文字商標(biāo)“三生三世十里桃花”，與《三生三世十里桃花》小說作品名稱完全相同，并且，在商業(yè)實(shí)踐中，利用小說作品名稱進(jìn)行商業(yè)衍生商品或服務(wù)開發(fā)已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，作者也曾將該小說作品的改編權(quán)、表演權(quán)、攝制權(quán)、游戲改編權(quán)授權(quán)給原告的關(guān)聯(lián)公司。訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的第9類“計(jì)算機(jī)游戲軟件”等商品，與目前商業(yè)環(huán)境下小說衍生品的覆蓋范圍及上述原告關(guān)聯(lián)公司獲得的授權(quán)范圍關(guān)聯(lián)密切，容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認(rèn)為是經(jīng)過小說作品權(quán)利人的許可或者與權(quán)利人存在特定聯(lián)系，從而影響相關(guān)公眾對(duì)其核定使用商品來源的認(rèn)知。

對(duì)于原告主張小說作者不能獨(dú)占該作品名稱的在先權(quán)利的問題，法院認(rèn)為，對(duì)于“在先權(quán)利”是否存在，它的起算時(shí)間應(yīng)截止于訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前，根據(jù)前面介紹的本案事實(shí)，在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，《三生三世十里桃花》小說作品已經(jīng)在世界多個(gè)國家和地區(qū)出版、發(fā)行，而原告所主張的影視劇、游戲的開發(fā)等均發(fā)生于商標(biāo)申請(qǐng)日之后。且訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)人為案外人，與原告的關(guān)聯(lián)公司后續(xù)取得的相關(guān)權(quán)利無關(guān)。因此，法院最終判決駁回原告的訴訟請(qǐng)求。

“小羊肖恩”商標(biāo)權(quán)無效宣告請(qǐng)求行政糾紛案

“小羊肖恩及圖”商標(biāo)行政案件涉及小羊肖恩動(dòng)畫片，動(dòng)畫片的主角就是一只名叫肖恩的小羊。我們可以看到屏幕左側(cè)的兩幅小羊肖恩的動(dòng)畫截圖，在這部動(dòng)畫里，小羊肖恩陽光開朗、忠誠勇敢、特立獨(dú)行，又不失可愛的性格，給觀眾們留下了深刻印象。該案原告謝某于2015年在奶瓶奶嘴等商品上注冊(cè)了一件小羊肖恩的商標(biāo)，大家可以在屏幕右側(cè)看到這樣一個(gè)卡通形象，一只呈站立狀、頭戴蝴蝶結(jié)的卡通小羊。下面還配有中文小羊肖恩及英文shaun the sheep的文字。涉案商標(biāo)被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局宣告無效后，謝某不服提起訴訟，主張作品名稱等權(quán)益并非法律明確規(guī)定的權(quán)利，不能使用商標(biāo)法第三十二條審理，請(qǐng)求法院撤銷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出的裁定。

法院審理后認(rèn)為，當(dāng)作品名稱因具有一定知名度而不再單純局限于作品本身時(shí)，則作品名稱能夠與特定商業(yè)主體或商業(yè)行為相結(jié)合，相關(guān)公眾將其對(duì)于作品的認(rèn)同和情感可以投射于作品名稱之上，這時(shí)作品的權(quán)利人即可據(jù)此獲得作品發(fā)行以外的商業(yè)利益，此時(shí)該作品名稱可構(gòu)成適用商標(biāo)法第三十二條“在先權(quán)利”予以保護(hù)的在先權(quán)益。

在本案中，阿德曼公司的證據(jù)表明在訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前，其出品的動(dòng)畫片《小羊肖恩》在中央電視臺(tái)少兒頻道等電視媒體、網(wǎng)絡(luò)媒體已進(jìn)行了大量播放，已經(jīng)具有較高知名度，“小羊肖恩”已與《小羊肖恩》的作品名稱建立起唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，并為相關(guān)公眾廣泛知曉。訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的第10類“奶瓶奶嘴”等商品屬于嬰幼兒常用品，與動(dòng)畫片相關(guān)公眾重合度較高，也是常見的少兒影視作品衍生產(chǎn)品。訴爭(zhēng)商標(biāo)雖為圖文組合商標(biāo)，但其文字“小羊肖恩SHAUNTHESHEEP”為顯著識(shí)別部分，該標(biāo)識(shí)與《小羊肖恩》的作品名稱完全相同，在《小羊肖恩》在先具有較高知名度的情況下，謝某注冊(cè)相同名稱的涉案商標(biāo)難說是巧合，如果允許涉案商標(biāo)使用在其核定商品上，容易使消費(fèi)者誤認(rèn)為這些商品來源于阿德曼公司或者與其具有某種程度的關(guān)聯(lián)性，從而不正當(dāng)?shù)乩昧恕缎⊙蛐ざ鳌返闹群陀绊懥Γ瑪D占了第三人通過大量投入和勞動(dòng)所獲得的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和商業(yè)價(jià)值，所以訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)構(gòu)成商標(biāo)法第三十二條所指的損害他人在先權(quán)利的行為，應(yīng)當(dāng)予以宣告無效。所以法院駁回了謝某的訴訟請(qǐng)求，制止了經(jīng)營者搭車搶注商標(biāo)的行為。

來源：北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院審判二庭

編輯：彭小盼   校對(duì)：李曉娟