科創(chuàng)板擬上市企業(yè)的典型專利問題及專利早期管理建議

2021-03-24瀏覽次數(shù)：

來源：知產(chǎn)力

作者：陳敬 鞏靖 北京市通商律師事務(wù)所

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引言

2019年3月18日，上海證券交易所（以下稱“上交所”）正式開放科創(chuàng)板上市申請受理審核系統(tǒng)，開始受理科創(chuàng)板上市申請?？苿?chuàng)板以其對科技類企業(yè)更強(qiáng)的包容性[1]，吸引了眾多科技類企業(yè)尋求在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票（IPO）。

作為企業(yè)科技創(chuàng)新能力的重要體現(xiàn)，專利相關(guān)問題是上交所、科創(chuàng)板上市委員會（以下稱“上市委”）對于擬在科創(chuàng)板上市企業(yè)（以下稱“擬上市企業(yè)”或“發(fā)行人”）重點審核的內(nèi)容。截至于2021年3月12日，在科創(chuàng)板申請上市的545家企業(yè)中，已有多家企業(yè)暴露出與專利相關(guān)的問題。本文以這些典型的專利問題為切入點，探討擬上市企業(yè)的專利早期管理。

一、科創(chuàng)板擬上市企業(yè)出現(xiàn)的典型專利問題

根據(jù)《科創(chuàng)屬性評價指引（試行）》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報及推薦暫行規(guī)定》，發(fā)行人應(yīng)具有5件以上形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利[2][3]。并且，與在主板上市的企業(yè)一樣，科創(chuàng)板發(fā)行人也不得存在包括核心專利在內(nèi)的核心資產(chǎn)的重大權(quán)屬糾紛，不得存在重大訴訟等對持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的事項[4]。此外，包括專利管理在內(nèi)的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部管理制度是否建立健全并有效運行，亦是上交所和上市委重點關(guān)注和審核的內(nèi)容[5]。

根據(jù)上述規(guī)定以及我們對近兩年科創(chuàng)板擬上市企業(yè)所披露資料的整理，我們將發(fā)行人出現(xiàn)的專利相關(guān)問題歸納為以下八類：

（一）專利取得方式不合常理

科技創(chuàng)新能力是科創(chuàng)板對于發(fā)行人的核心要求。根據(jù)科創(chuàng)板的定位，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)面向世界科技前沿，擁有關(guān)鍵核心技術(shù)，科技創(chuàng)新能力突出，具有較強(qiáng)成長性。如果發(fā)行人與核心技術(shù)相關(guān)的專利系受讓所得，其余專利均為一次性集中申請，則從某種程度上說明該發(fā)行人自身不具備核心技術(shù)優(yōu)勢，或者至少其科技創(chuàng)新能力有限，不符合科創(chuàng)板定位、不具備科創(chuàng)板發(fā)行人資格。

在博拉網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下稱“博拉網(wǎng)絡(luò)”）上市申請過程中，上交所發(fā)現(xiàn)其全部發(fā)明專利均為繼受取得。上交所對博拉網(wǎng)絡(luò)的自主研發(fā)能力、技術(shù)先進(jìn)性和技術(shù)優(yōu)勢提出質(zhì)疑[6]，且博拉網(wǎng)絡(luò)的答復(fù)未能消除上交所的前述疑惑。并且，在第三輪審核問詢中，上交所還發(fā)現(xiàn)并尖銳地指出博拉網(wǎng)絡(luò)除上述繼受取得的發(fā)明專利外，僅進(jìn)行過一次專利“集中申請”[7]，這與通常的科創(chuàng)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)及專利申請方面具有連續(xù)性的情況明顯不同。

最終，上市委認(rèn)為博拉網(wǎng)絡(luò)存在著披露其核心技術(shù)為自主研發(fā)及具有技術(shù)先進(jìn)性和技術(shù)優(yōu)勢的依據(jù)不充分等問題，終止審核其上市申請[8]。

（二）專利申請及授權(quán)明顯斷檔

除專利權(quán)的取得方式以及申請方式外，發(fā)行人的專利申請及授權(quán)情況是否連續(xù)及穩(wěn)定也成為反映發(fā)行人能否保持核心技術(shù)先進(jìn)性、是否具有持續(xù)創(chuàng)新能力的指標(biāo)之一。

2020年8月，昆騰微電子股份有限公司（以下稱“昆騰微”）向上交所提交科創(chuàng)板上市申請。昆騰微雖然不存在核心專利均系繼受取得、其余專利均為一次性集中申請的問題，但是，昆騰微卻暴露出絕大部分專利權(quán)于早期取得、在報告期內(nèi)專利申請及授權(quán)明顯斷檔的問題。

根據(jù)招股說明書披露，昆騰微41項發(fā)明專利中有30項發(fā)明專利的授權(quán)時間在2017年以前，報告期內(nèi)獲授發(fā)明專利時間也均集中于2017年。在2019年，昆騰微沒有任何新增獲授發(fā)明專利。因此，上交所對昆騰微認(rèn)定其核心技術(shù)先進(jìn)性的依據(jù)是否充分、是否具備持續(xù)創(chuàng)新能力等問題進(jìn)行問詢[9]。

客觀事實是，昆騰微在2016年-2018年之間確實存在專利申請的斷檔。專利申請的斷檔直接導(dǎo)致了該公司在2019年無任何新增授權(quán)專利。昆騰公司最終于2020年12月24日撤回了上市申請，上市之路暫告一段落[10]。

（三）核心專利保護(hù)期即將屆滿

除專利申請及授權(quán)明顯斷檔可能降低對發(fā)行人科創(chuàng)能力的評價外，發(fā)行人的核心專利即將到期也會引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力的質(zhì)疑。

前沿生物藥業(yè)（南京）股份有限公司（以下稱“前沿生物”）在招股說明書中披露，公司擁有一個已上市且在全球主要市場獲得專利的原創(chuàng)抗艾滋病國家一類新藥——艾博韋泰（商品名“艾可寧”）。艾可寧的化合物結(jié)構(gòu)的中國專利將于2023年9月22日到期。

對于該核心專利到期后是否會對前沿生物的持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響，上交所在前期多輪審核問詢中始終抱有疑問。在首輪審核問詢中，上交所即要求前沿生物核查并答復(fù)“目前唯一一款上市新藥的核心專利即將于2023年到期及專利到期后對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的影響”[11]。2020年6月5日，前沿生物被公告暫緩上市，其審核意見即包括：“在發(fā)行人現(xiàn)有艾可寧專利將于2023年到期的情況下，是否可以達(dá)到確保發(fā)行人現(xiàn)有產(chǎn)品在2024-2027年實現(xiàn)預(yù)期銷售收入的目的?！?/span>

針對上述審核意見，前沿生物公司分別從公司已經(jīng)就艾可寧產(chǎn)品申請了其他后續(xù)專利進(jìn)行保護(hù)、艾可寧制備工藝復(fù)雜并且仿制難度較大等角度進(jìn)行了答復(fù)，上交所和上市委關(guān)于核心專利權(quán)保護(hù)期屆滿后對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營的不利影響的問詢這才告一段落。雖然前沿生物最終過會并注冊生效，但核心專利權(quán)保護(hù)期即將屆滿問題對前沿生物上市確實造成了不少麻煩。

（四）專利授權(quán)地與主要收入來源地錯位

《科創(chuàng)屬性評價指標(biāo)》第一條第一款規(guī)定，擬上市企業(yè)應(yīng)當(dāng)同時符合包括“形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利5項以上”的必要條件。這表明，擬上市企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)當(dāng)與其先進(jìn)的核心技術(shù)密切相關(guān)，且該等核心技術(shù)應(yīng)當(dāng)通過諸如發(fā)明專利等知識產(chǎn)權(quán)的形式予以保護(hù)。而如果該等發(fā)明授權(quán)地與發(fā)行人的主要收來源地一致，則可以從一定程度上表明該等發(fā)明所保護(hù)的核心技術(shù)確實可以幫助發(fā)行人構(gòu)建技術(shù)壁壘，保障發(fā)行人持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營。

上海合晶硅材料股份有限公司（以下稱“合晶硅”）招股說明書披露其2017年-2019年境外收入金額占比分別為65.20%、67.68%、81.69%，該公司境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例較高。該公司的境外客戶主要分布于中國臺灣、中國香港等地，終端客戶遍及歐洲、美國、日本等國家和地區(qū)。然而，合晶硅擁有的所有專利卻均為境內(nèi)專利。

上交所注意到了合晶硅專利授權(quán)地與其主要收入來源地錯位的問題，在首輪審核問詢函中即要求該公司說明“發(fā)行人及其子公司擁有專利均為境內(nèi)專利的原因和合理性，發(fā)行人海外專利的取得是否存在法律障礙，對發(fā)行人境外銷售的影響”等問題[12]。由于種種原因，合晶硅最終撤回了上市申請[13]。

（五）專利侵權(quán)訴訟集中爆發(fā)

根據(jù)科創(chuàng)板的定位，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要依靠核心技術(shù)開展生產(chǎn)經(jīng)營。如果發(fā)行人實施的核心技術(shù)遭遇大規(guī)模的重大的專利侵權(quán)訴訟，則發(fā)行人將面臨停止使用核心技術(shù)、承擔(dān)巨額損害賠償?shù)蕊L(fēng)險，企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營將可能遭受重大不利影響，企業(yè)的上市進(jìn)程將可能因此被延緩甚至于終止。

2019年04月24日，上交所披露了貴州白山云科技股份有限公司（以下稱“白山云”）的招股說明書等上市申報材料。2019年6月17日和2019年11月7日，白山云收到四案起訴狀，網(wǎng)宿科技股份有限公司（以下稱“網(wǎng)宿科技”）以白山云涉嫌侵害其四項專利權(quán)為由提起四件訴訟，請求法院判令白山云停止侵權(quán)并合計賠償經(jīng)濟(jì)損失2.5億余元人民幣[14][15]。

面對集中爆發(fā)的重大訴訟，白山云于11月7日即主動要求中止審核，上交所決定中止。在2020年5月12日恢復(fù)白山云發(fā)行上市審核后，上交所的審核問詢?nèi)灾饕劢褂诎咨皆频膶＠V訟。2020年6月18日，白山云、保薦機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所針對問詢函中的專利訴訟問題作出了答復(fù)，但該答復(fù)似乎并未取得理想效果。2020年7月5日，白山云和保薦人撤回了上市申請[16]。

（六）專利穩(wěn)定性遭受重大挑戰(zhàn)

如前所述，按照《科創(chuàng)屬性評價指引（試行）》，對于本身所擁有的專利數(shù)量較少的非軟件類企業(yè)而言，如果發(fā)行人擁有的多項專利集中遭受穩(wěn)定性的重大挑戰(zhàn)，很可能導(dǎo)致發(fā)行人實際享有專利權(quán)的發(fā)明專利數(shù)量不足5項，進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)行人不滿足科創(chuàng)板發(fā)行人資格。

2020年5月8日，上交所披露了成都極米科技股份有限公司（以下稱“極米科技”）的上市申報材料。極米科技在其招股說明書中共披露了16項發(fā)明專利。

2020年7月21日，深圳光峰科技股份有限公司（以下稱“光峰科技”）發(fā)布《關(guān)于對成都極米科技股份有限公司發(fā)明專利提出無效宣告請求的公告》，對極米科技披露的全部16項發(fā)明專利向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了無效宣告請求[17]。

為避免上述不滿足科創(chuàng)板發(fā)行人資格的極端事件發(fā)生，并且為了消除光峰科技同時提起的專利侵權(quán)訴訟對極米科技上市申請的重大不利影響，極米科技以巨大的和解代價（包括2500萬元的專利許可使用費、500萬元的一次性工程費用（NRE）以及五年半的“戰(zhàn)略合作”[18]）與光峰科技達(dá)成和解，從而使光峰科技撤回全部無效宣告請求和專利侵權(quán)訴訟，解除了上市危機(jī)[19]。

（七）專利權(quán)權(quán)屬潛藏糾紛風(fēng)險

專利權(quán)（或者專利申請權(quán)，下同）的權(quán)屬糾紛對發(fā)行人可能產(chǎn)生兩方面的風(fēng)險：一方面，如果發(fā)行人涉案專利權(quán)的權(quán)屬發(fā)生變更，則發(fā)行人因該專利所獲得的技術(shù)壁壘優(yōu)勢將會喪失，市場競爭力可能減弱；另一方面，如果涉案專利所覆蓋的技術(shù)涉及發(fā)行人主營業(yè)務(wù)，該專利權(quán)移轉(zhuǎn)后，還將反過來使發(fā)行人產(chǎn)生專利侵權(quán)風(fēng)險。兩方面的風(fēng)險都可能對發(fā)行人的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響。

2019年5月至2020年7月，在蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司（以下稱“敏芯股份”）上市申請過程中，歌爾股份有限公司（以下稱“歌爾公司”）除陸續(xù)向敏芯股份提出10起專利侵權(quán)訴訟外，還協(xié)同關(guān)聯(lián)企業(yè)以職務(wù)發(fā)明為由、針對敏芯公司的7件專利及專利申請?zhí)崞鹆艘幌盗袡?quán)屬糾紛之訴[20]。這些權(quán)屬糾紛成為上交所每一輪審核問詢函、意見落實函均涉及的問題，對敏芯公司的上市進(jìn)程產(chǎn)生了較大的阻力。雖然敏芯股份最終于2020年7月14日注冊生效，但這一上市之旅可謂驚心動魄。

除因職務(wù)發(fā)明業(yè)已引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛訴訟外，對于與職務(wù)發(fā)明相關(guān)的潛在專利權(quán)權(quán)屬糾紛，上交所亦曾關(guān)注。例如，針對山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司（以下稱“錦波生物”）的上市申請，上交所注意到其受讓的3項專利來自于實際控制人楊霞，而楊霞在這些專利申請時任職于山西醫(yī)科大學(xué)。上交所在第一輪審核問詢函中即問及該等專利是否屬于楊霞原單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造[21]。此外，如果發(fā)行人的核心技術(shù)屬于合作開發(fā)或者委托開發(fā)的成果，上交所還會關(guān)注發(fā)行人對該核心技術(shù)相關(guān)專利的權(quán)屬約定是否清晰。

（八）專利未按期繳納年費而失效

眾所周知，導(dǎo)致專利失效的主要原因包括專利被宣告無效、專利保護(hù)期限屆滿以及因未按期繳納年費而失效。如果因發(fā)行人內(nèi)部管理疏忽的原因未按期繳納專利年費而導(dǎo)致專利失效，不僅使發(fā)行人錯失重要的核心專利，而且還可能引發(fā)上交所對發(fā)行人的知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部管理制度是否建立健全并有效運行的質(zhì)疑。

在2020年北京天科合達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下稱“天科合達(dá)”）上市申請過程中，其3項發(fā)明專利因未按期繳納年費而失效。這一情況引發(fā)了上交所對天科合達(dá)的持續(xù)經(jīng)營能力、專利管理制度的健全程度以及是否存在其他類似專利失效風(fēng)險的質(zhì)疑[22]。加之天科合達(dá)還存在其他若干問題，該公司最終于2020年10月15日申請撤回上市申請，終止了本次上市之路。

無獨有偶，10年前蘇州恒久光電科技股份有限公司（以下稱“恒久光電”）也因未按期繳納年費導(dǎo)致5項專利的專利權(quán)終止。恒久光電最終因“五項專利被終止對公司存在不利影響”等原因[23]在創(chuàng)業(yè)板IPO折戟。

二、對擬上市企業(yè)的專利早期管理的建議

通過上述在科創(chuàng)板擬上市企業(yè)暴露出的八類典型專利問題可以看出，這些專利問題具有多樣性、綜合性和復(fù)雜性的特點。對于這些問題，發(fā)行人律師可以從答復(fù)審核問詢函的角度去解釋、答疑、盡可能消除或削弱這些問題對發(fā)行人科研能力與持續(xù)經(jīng)營的影響，訴訟代理律師可以從應(yīng)訴的角度出發(fā)，直接進(jìn)行抗辯或者通過反擊性訴訟（包括就對方專利提出無效宣告請求、向?qū)Ψ教崞饘＠謾?quán)訴訟等）以制衡，或者在認(rèn)清訴訟前景不利的情況下向發(fā)行人提出和解建議。本文中，我們從未雨綢繆、除疾于腠理的角度出發(fā)，建議將風(fēng)險防控的時間節(jié)點向前推進(jìn)，在企業(yè)發(fā)展的初期即對專利儲備、專利布局及專利管理等工作做好規(guī)劃。

1.在提交上市申請前至少3-5年啟動專利儲備計劃

雄厚的科技創(chuàng)新能力是企業(yè)所具備的“內(nèi)力”，而豐富的專利儲備則是企業(yè)在科創(chuàng)板上市申請過程中所展現(xiàn)的“外功”。雖然根據(jù)《科創(chuàng)屬性評價指引（試行）》等規(guī)定，發(fā)行人僅需要具備5項形成主營業(yè)務(wù)的發(fā)明專利即可滿足科創(chuàng)板對于發(fā)明專利數(shù)量的要求，但從實踐來看，過于單薄的專利儲備所帶來的不利影響是多方面的，比如降低了潛在競爭對手的專利無效狙擊難度、引發(fā)上交所或上市委對發(fā)行人科技創(chuàng)新能力和企業(yè)市場競爭力的質(zhì)疑、無法為企業(yè)的反擊性訴訟提供有力的支持等。

在不考慮專利預(yù)審備案和優(yōu)先審查政策的情況下，我國當(dāng)前發(fā)明專利申請從提交申請到授權(quán)或駁回的完整審查周期大概為2-3年。再考慮到技術(shù)迭代發(fā)展的客觀規(guī)律以及部分專利可能進(jìn)入駁回復(fù)審程序等因素，為了形成數(shù)量和質(zhì)量均有保障的專利庫，我們建議企業(yè)應(yīng)當(dāng)至少在提交上市申請前3-5年開啟專利儲備計劃，例如為專利申請做好人員和資金的準(zhǔn)備。

2.審慎吸納離職不滿1年的員工參與核心技術(shù)研發(fā)

如上所述，企業(yè)應(yīng)當(dāng)提前為專利申請做好人員準(zhǔn)備。值得注意的是，根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細(xì)則》第十二條的規(guī)定，退休、調(diào)離原單位后或者勞動、人事關(guān)系終止（本文中統(tǒng)稱為“離職”）后1年內(nèi)作出的與其在原單位承擔(dān)的本職工作或者原單位分配的任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造屬于原單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。在（2019）最高法知民終799號二審判決中，最高人民法院進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，員工離開原單位1年內(nèi)作出的、與原單位本職工作或者分配任務(wù)有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，是原單位的職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造，專利申請權(quán)、專利權(quán)屬于原單位；即便該發(fā)明創(chuàng)造也與該員工在新單位的本職工作或者分配任務(wù)有關(guān)，新單位亦不能當(dāng)然因此對該發(fā)明創(chuàng)造享有權(quán)利[24]。

因此，對于可能形成企業(yè)主營業(yè)務(wù)的核心技術(shù)研發(fā)項目，建議擬上市企業(yè)盡量避免吸納離職不滿1年的員工參與。對于離職不滿1年員工和本單位已工作多年的相關(guān)研發(fā)人員共同研發(fā)的項目，可以將本單位已工作多年的相關(guān)研發(fā)人員作為共同發(fā)明人申請專利。根據(jù)部分既有案例的裁判思路[25]，即便原單位對此專利或?qū)＠暾執(zhí)崞饳?quán)屬糾紛，由于多個發(fā)明人共同參與技術(shù)開發(fā)的緣故，涉案專利或?qū)＠暾埧赡軙袣w離職員工的原單位與現(xiàn)單位共同共有。根據(jù)《中華人民共和國專利法》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)單位仍可自主實施專利技術(shù)而不會背負(fù)專利侵權(quán)風(fēng)險，這將有效地降低專利權(quán)屬糾紛對擬上市企業(yè)持續(xù)經(jīng)營造成的不利影響。

3.兼顧防御屬性和進(jìn)攻屬性對專利進(jìn)行布局

專利的本質(zhì)是一種排他權(quán)，是一種通過排除他人非授權(quán)實施而獲取壟斷優(yōu)勢的權(quán)利?！犊苿?chuàng)屬性評價指引（試行）》對形成主營業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利數(shù)量提出要求，其出發(fā)點也主要在于考察發(fā)行人的專利是否可以通過形成一定的壁壘而維持發(fā)行人在主營業(yè)務(wù)上的競爭優(yōu)勢。因此，從這個方面出發(fā)，科創(chuàng)板擬上市企業(yè)應(yīng)當(dāng)布局相當(dāng)數(shù)量的專利防御己方實施技術(shù)，維系壁壘優(yōu)勢，尤其是對于研發(fā)試錯成本高但仿制相對容易的行業(yè)。

另外，科技類企業(yè)與其主要競爭對手往往不僅在市場上具有替代和競爭關(guān)系，在技術(shù)發(fā)展路線上也往往具有一定的相似性。為了有效應(yīng)對主要競爭對手的專利侵權(quán)訴訟狙擊，擬上市企業(yè)還應(yīng)當(dāng)對主要競爭對手的主營產(chǎn)品及未來技術(shù)發(fā)展保持關(guān)注，結(jié)合己方研發(fā)成果并針對競爭對手可能實施的技術(shù)方案預(yù)埋部分進(jìn)攻性的專利，以試圖覆蓋競爭對手可能實施的技術(shù)方案。企業(yè)如果在上市申請過程中遭遇專利侵權(quán)訴訟，可以在第一時間利用這些進(jìn)攻性專利予以反擊。

在具體操作層面，企業(yè)可以利用多種技巧來強(qiáng)化上述防御和進(jìn)攻。例如，即使企業(yè)在主營業(yè)務(wù)中將可能采用某些本領(lǐng)域公知的通用技術(shù)的組合方案，為了降低侵權(quán)風(fēng)險，可以將實際實施的方案寫成專利申請文件提交并申請?zhí)崆肮?，以對己方實施方案實現(xiàn)防御性公開。如果企業(yè)將來就該等方案遭遇專利侵權(quán)訴訟并且權(quán)利人主張的專利的申請日晚于企業(yè)防御性公開的專利申請的申請日甚至于公開日，則企業(yè)可以利用這種防御性公開的專利申請進(jìn)行抵觸申請抗辯或現(xiàn)有技術(shù)抗辯，或者對權(quán)利人的權(quán)利基礎(chǔ)提出無效宣告請求以釜底抽薪。再例如，企業(yè)可以利用恰當(dāng)?shù)姆职干暾埐呗员３诌M(jìn)攻性專利的威懾性。授權(quán)后的專利對于競爭對手是確定的風(fēng)險，而未授權(quán)的專利對于競爭對手是潛在的威脅。

由于專利一旦授權(quán)其保護(hù)范圍即被確定，因此如果授權(quán)后的進(jìn)攻性專利的權(quán)利要求未能很好地覆蓋競爭對手實施的技術(shù)方案（例如進(jìn)攻性專利申請日較早而競爭對手實施的技術(shù)方案在研發(fā)演進(jìn)過程中偏離了已授權(quán)進(jìn)攻性專利的權(quán)利要求），則該進(jìn)攻性專利一經(jīng)授權(quán)則喪失了威懾力。企業(yè)如果能夠利用分案申請制度延續(xù)部分有威脅性的進(jìn)攻性專利的生命，并且在不“超范圍”的情況下修正其保護(hù)方向，則可能對競爭對手保持持續(xù)性的威脅。

4.兼顧時間連續(xù)性、空間合理性及方案延續(xù)性申請專利

具備持續(xù)科技創(chuàng)新能力的企業(yè)往往也持續(xù)開展著專利申請工作。從客觀發(fā)展規(guī)律來看，許多企業(yè)的專利申請會經(jīng)歷從“少”到“多”再到“精”的過程，但具備持續(xù)研發(fā)能力和經(jīng)營能力的企業(yè)幾乎不可能出現(xiàn)專利申請的斷層。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)注重在研發(fā)投入、專利申請投入上的時間連續(xù)性和工作穩(wěn)定性，尤其不可為了上市而突擊申請專利或者僅僅因預(yù)算縮水而中斷專利挖掘和申請。

專利是所有知識產(chǎn)權(quán)中地域性最濃厚的一類知識產(chǎn)權(quán)，每一項專利僅在其獲得授權(quán)的特定法域內(nèi)受到保護(hù)。對于具有境外收入的擬上市企業(yè)而言，建議通過合理的途徑（巴黎公約途徑或PCT途徑）在主營業(yè)務(wù)覆蓋的法域布局適當(dāng)?shù)膶＠?，為企業(yè)的海外經(jīng)營保駕護(hù)航。在資源有限的情況下，擬上市企業(yè)在做境外專利布局預(yù)算時，可以綜合考慮境外營收在企業(yè)總營收中的占比、同行業(yè)可比企業(yè)的國內(nèi)外專利布局情況以及企業(yè)未來國際市場開拓規(guī)劃等。

如上所述，專利權(quán)保護(hù)期屆滿后可能發(fā)生的專利權(quán)人因仿制品合法大量涌入市場而喪失競爭優(yōu)勢的問題（例如前沿生物被問詢的“專利懸崖”問題）是上交所重點關(guān)注的問題之一。對核心技術(shù)方案進(jìn)行方案延續(xù)性申請是應(yīng)對專利懸崖的有效手段之一。一方面，我們建議擬上市企業(yè)可以提前針對核心技術(shù)方案進(jìn)行環(huán)繞式布局。例如，除了就核心產(chǎn)品申請專利外，還就企業(yè)研發(fā)所涉及的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、測試工藝等（以下稱“周邊項目”）進(jìn)行專利挖掘和申請。另一方面，建議擬上市企業(yè)可以根據(jù)研發(fā)能力，就核心產(chǎn)品和核心產(chǎn)品的周邊項目進(jìn)行后續(xù)改進(jìn)，并就改進(jìn)的延續(xù)性方案提交新的專利申請。并且值得注意的是，在這種延續(xù)性申請項目中，盡量避免提交提前公布專利申請，以避免在先提交不久的專利申請在公布后成為在后專利申請的現(xiàn)有技術(shù)障礙。

5.妥善保管研發(fā)檔案、加強(qiáng)專利維持管理

同業(yè)競爭的企業(yè)之間往往會存在頻繁的研發(fā)人員的流動，妥善保管項目研發(fā)檔案，有利于在糾紛發(fā)生時及時、充分地對己方享有涉案專利權(quán)屬的事實予以有力證明。因此，建議擬上市企業(yè)對員工留痕（簽字、電子郵件收發(fā)記錄等）的項目研發(fā)檔案均予以妥善保管。

如上所述，發(fā)行人內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行是科創(chuàng)板的發(fā)行條件之一。如果因發(fā)行人內(nèi)部管理疏忽、未按期繳納專利年費而導(dǎo)致專利權(quán)失效，上交所和上市委不僅會關(guān)注該專利失效對發(fā)行人未來持續(xù)經(jīng)營的影響，還會質(zhì)疑企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部管理制度是否建立健全并有效運行。因此，我們建議擬上市企業(yè)加強(qiáng)對已授權(quán)專利的維持管理，避免因工作疏忽未及時繳納年費而導(dǎo)致專利失效。

值得一提的是，《中華人民共和國專利法（2020修訂）》即將于今年6月1日生效。根據(jù)新專利法的規(guī)定，為補(bǔ)償新藥上市審評審批占用的時間，對在中國獲得上市許可的新藥相關(guān)發(fā)明專利，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求應(yīng)當(dāng)給予專利權(quán)期限補(bǔ)償。因此，對于擬在科創(chuàng)板上市的醫(yī)藥企業(yè)而言，如果主營業(yè)務(wù)所涉及的核心專利滿足專利權(quán)期限補(bǔ)償政策，建議積極請求延長專利權(quán)保護(hù)期。可以預(yù)料，這也將是未來上市委關(guān)注的內(nèi)容之一。