【一家之言】小題大做——說明書到底寫不寫技術(shù)效果？

2022-07-06瀏覽次數(shù)：

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案例1：（2019）最高法民申365號

此案例選自《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)》第十二輯。此判決對說明書中技術(shù)效果的記載對權(quán)利要求相關(guān)技術(shù)特征的解釋作用及對等同原則適用的影響做了闡述。

涉案專利是一種LED照明燈，其中權(quán)利要求1包含爭議特征“與LED燈條（2）插拔電連接的環(huán)形插槽”。如涉案專利的圖3所示，LED燈條2的一端插入環(huán)形插槽33。

被訴侵權(quán)產(chǎn)品也是一種LED照明燈，但是燈條是通過固定板上的環(huán)形插槽，穿過去之后用錫焊方式再予以焊接。也就是說被訴侵權(quán)產(chǎn)品的LED燈條與環(huán)形插槽也是既插拔也是電連接的，從某種意義上也可以被認(rèn)為是插拔電連接的。退一步講，即使并不完全相同，也有機(jī)會從等同原則角度來認(rèn)定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的連接方式與涉案權(quán)利要求的特征是等同的。

然而，由于涉案專利的說明書明確記載了這樣的技術(shù)效果“本發(fā)明的LED照明燈與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有如下的優(yōu)點(diǎn)：……由于采用LED燈條與插槽插拔電連接的結(jié)構(gòu)，這樣，對LED照明燈的維修和排除故障提供便利，當(dāng)某顆或數(shù)顆LED燈珠損毀時，只需將其相應(yīng)所在的LED燈條抽出，即可維修更換燈珠，而不影響其他LED燈條的使用，因此最大程度的降低了維護(hù)和使用成本?！?/em>

基于此，最高法的判決認(rèn)為“以本領(lǐng)域技術(shù)人員的通常理解來說，涉案專利的“插拔電連接”確實(shí)能實(shí)現(xiàn)上述技術(shù)效果。因此，在爭議技術(shù)特征的解釋過程中，應(yīng)當(dāng)考慮上述技術(shù)效果。在本院組織的詢問程序中，經(jīng)雙方當(dāng)事人確認(rèn)，被訴侵權(quán)技術(shù)方案相應(yīng)的技術(shù)特征為，LED燈條與環(huán)形插槽在插拔的過程中并不接觸，而是通過焊錫形成電連接和實(shí)現(xiàn)固定。由此帶來的技術(shù)效果是，當(dāng)燈條發(fā)生故障時，需要先破壞焊錫結(jié)構(gòu)，才能實(shí)現(xiàn)燈條的更換和維修。因此，被訴侵權(quán)技術(shù)方案LED燈條與環(huán)形插槽通過焊錫固定電連接的技術(shù)特征與涉案專利爭議技術(shù)特征不相同也不等同，被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍?！?/em>

最高法在此判決中也給出了說明書中技術(shù)效果的記載對權(quán)利要求相關(guān)技術(shù)特征的解釋作用及對等同原則適用的影響的一般性原則，即：

“最后，關(guān)于說明書中技術(shù)效果的記載對權(quán)利要求相關(guān)技術(shù)特征的解釋作用及對等同原則適用的影響。一般而言，權(quán)利要求中記載的是技術(shù)特征所限定的技術(shù)方案，也就是發(fā)明的構(gòu)成，而發(fā)明的目的及相關(guān)技術(shù)效果則記載于說明書中。說明書中關(guān)于技術(shù)效果的記載，其體現(xiàn)的有益效果通常就是專利相較于現(xiàn)有技術(shù)所具有的進(jìn)步。由于專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)認(rèn)識的有限性，以及專利審查部門對現(xiàn)有技術(shù)檢索的局限性，說明書中記載的技術(shù)效果對于權(quán)利要求的解釋只能起到參考作用。對于說明書中關(guān)于權(quán)利要求特定技術(shù)特征的技術(shù)效果的記載，需要考慮該技術(shù)效果是否確實(shí)由該技術(shù)特征所導(dǎo)致，該技術(shù)效果的顯著程度等因素，綜合判斷權(quán)利要求中的該技術(shù)特征是否應(yīng)當(dāng)受到說明書中該技術(shù)效果記載的限定。在侵權(quán)訴訟中適用等同原則時，對于說明書中明確記載并且本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠確定的技術(shù)效果，應(yīng)當(dāng)予以考慮。”

案例2：（2018）最高法行再131號

此案例選自《最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)》第十一輯。此判決對說明書中技術(shù)效果的記載對授權(quán)或確權(quán)過程中判定創(chuàng)造性時的作用做了闡述。

該案是一個發(fā)明申請，歷經(jīng)駁回、復(fù)審被維持駁回、法院一審駁回訴訟請求、二審維持原判、直至最高院的再審撤銷之前的審查決定和判決。

該案焦點(diǎn)問題在于權(quán)利要求1和5是否具備創(chuàng)造性。權(quán)利要求1以“或者”的方式限定了兩個并列的技術(shù)方案1A、1B，二者的區(qū)別在于“壁體”的設(shè)置方式不同，分別對應(yīng)于區(qū)別技術(shù)特征1A、1B。最高院認(rèn)為，對于同一項(xiàng)權(quán)利要求中以“或者”等方式限定的多個并列的技術(shù)方案，如果其保護(hù)范圍相互獨(dú)立，則應(yīng)當(dāng)對其創(chuàng)造性分別作出認(rèn)定。

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征1A。最高院認(rèn)為“在認(rèn)定權(quán)利要求的創(chuàng)造性時，區(qū)別技術(shù)特征的作用功能和技術(shù)效果是認(rèn)定該權(quán)利要求實(shí)際解決的技術(shù)問題的根本依據(jù)。在認(rèn)定其作用功能和技術(shù)效果時，應(yīng)注意權(quán)利要求限定的技術(shù)方案是否與說明書中記載的具有特定作用功能、技術(shù)效果的技術(shù)方案具有對應(yīng)性。如果二者存在實(shí)質(zhì)性差異，則需要根據(jù)權(quán)利要求限定的技術(shù)方案的具體情形，相應(yīng)確定區(qū)別技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)的作用功能、技術(shù)效果。”本申請說明書雖然對于“壁體”記載了三個功能，但是技術(shù)方案1A并未能實(shí)現(xiàn)這三個功能，最高院只依據(jù)其中一個功能確定了其實(shí)際解決的技術(shù)問題，最終認(rèn)為技術(shù)方案1A不具備創(chuàng)造性。

關(guān)于區(qū)別技術(shù)特征1B。最高院認(rèn)為“以一項(xiàng)技術(shù)特征同時實(shí)現(xiàn)多個方面的作用功能和技術(shù)效果，是技術(shù)創(chuàng)新的重要方式之一。因此，如果說明書中明確記載了區(qū)別技術(shù)特征同時具有多個方面的作用功能和技術(shù)效果，那么在確定權(quán)利要求限定的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題，以及其他對比文件是否公開該區(qū)別技術(shù)特征，現(xiàn)有技術(shù)整體上是否給出技術(shù)啟示時，應(yīng)當(dāng)綜合考慮該區(qū)別技術(shù)特征實(shí)際具有的所有作用功能和技術(shù)效果。專利復(fù)審委員會有關(guān)“當(dāng)區(qū)別技術(shù)特征能夠帶來多個互不關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果時，被訴決定選擇了與本申請聲稱所要解決的技術(shù)問題相關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果來認(rèn)定實(shí)際解決的技術(shù)問題并無不當(dāng)”的主張，割裂了區(qū)別技術(shù)特征與其實(shí)現(xiàn)的各個作用功能、技術(shù)效果之間的有機(jī)聯(lián)系，亦與涉案專利實(shí)際作出的技術(shù)貢獻(xiàn)和公開的技術(shù)內(nèi)容明顯不符，實(shí)屬斷章取義，既不符合事實(shí)，也沒有相應(yīng)的法律依據(jù)，本院不予支持。” 對于區(qū)別技術(shù)特征1B中的“壁體”，最高院依據(jù)說明書記載的三個功能中的兩個確定了其實(shí)際解決的技術(shù)問題，最終認(rèn)為技術(shù)方案1B具備創(chuàng)造性。

在判定權(quán)利要求5是否具備創(chuàng)造性時，最高院同樣對于以“或者”限定的兩個并列的技術(shù)方案，對其創(chuàng)造性分別作出了認(rèn)定。并且在對各技術(shù)方案進(jìn)行認(rèn)定時，考慮了說明書記載的某個區(qū)別技術(shù)特征所具有的所有作用功能和技術(shù)效果，進(jìn)而認(rèn)定權(quán)利要求5的技術(shù)方案5A和5B均具備創(chuàng)造性。

從這兩個案例，可以看出，說明書寫明有益效果，一方面在授權(quán)和確權(quán)時對于創(chuàng)造性等的認(rèn)定有很大的幫助，另一方面在侵權(quán)判定時卻有可能對保護(hù)范圍構(gòu)成限制。對于說明書寫明技術(shù)效果在不同階段所體現(xiàn)的不同的優(yōu)劣，申請人或代理師在撰寫申請文件時需要進(jìn)行認(rèn)真考慮和權(quán)衡。

當(dāng)然，還有一個選擇是說明書不寫技術(shù)效果。然而說明書不寫技術(shù)效果行嗎？

《專利法實(shí)施細(xì)則》第十七條、審查指南第一部分第二章有關(guān)實(shí)用新型專利申請的初步審查、第二部分第二章有關(guān)說明書和權(quán)利要求書的實(shí)質(zhì)審查的規(guī)定中確定提到了說明書應(yīng)當(dāng)寫明有益效果。

但是在實(shí)踐中，對于機(jī)電領(lǐng)域的發(fā)明申請，目前基本沒有審查員會在通知書中指出說明書缺少有益效果的描述而讓申請人補(bǔ)充。一方面可能是因?yàn)槿鄙偌夹g(shù)效果的描述并不影響對申請方案的理解與審查，另一方面申請人在提交后補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容反而可能會帶來超范圍的風(fēng)險(xiǎn)。對于實(shí)用新型申請，早些年部分審查員會指出說明書的發(fā)明內(nèi)容部分缺少有益效果的描述而讓申請人補(bǔ)充，但是這樣的補(bǔ)充也僅限于將在具體實(shí)施方式部分記載的效果增加到發(fā)明內(nèi)容部分以滿足形式要求，而很少接受增加原來說明書沒有的內(nèi)容。但近幾年這樣的審查意見也很少見了。

實(shí)際上，在實(shí)踐中與有益效果相關(guān)的基本都是關(guān)于創(chuàng)造性的審查。根據(jù)審查指南第二部分第四章關(guān)于創(chuàng)造性的判斷方法，在確定了區(qū)別技術(shù)特征之后，需要確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。此時，需要根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。

此外，自2020年9月12日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理專利授權(quán)確權(quán)行政案件適用法律若干問題的規(guī)定（一）》的第十三條規(guī)定：說明書及附圖未明確記載區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中所能達(dá)到的技術(shù)效果的，人民法院可以結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的公知常識，根據(jù)區(qū)別技術(shù)特征與權(quán)利要求中其他技術(shù)特征的關(guān)系，區(qū)別技術(shù)特征在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案中的作用等，認(rèn)定所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所能確定的該權(quán)利要求實(shí)際解決的技術(shù)問題。

從指南和最高院司法解釋來看，理論上說明書未記載技術(shù)效果，并不影響創(chuàng)造性的判定，特別是在機(jī)電領(lǐng)域。

然而，但實(shí)踐中，特別是在專利申請獲得授權(quán)的階段以及在無效階段，說明書記載技術(shù)效果可以大大增強(qiáng)相關(guān)特征的創(chuàng)造性爭辯的說服力，從而增大授權(quán)幾率以及維持專利權(quán)有效的幾率。例如前文的案例2，最高院認(rèn)為對于說明書明確記載的所有技術(shù)效果，審查員都應(yīng)當(dāng)考慮。我們可以設(shè)想一下如果說明書沒有記載這些效果的話，僅憑申請人/專利權(quán)人的事后陳述，那這種爭辯的說服力將大打折扣，審查員和法院是否考慮和采納申請人/專利權(quán)人的陳述將存在很大的不確定性。

對我們國家來說，如前文所討論的，寫明技術(shù)效果有利有弊。那么申請人可以根據(jù)各個專利申請的價值，從而采取針對性的撰寫策略。如果專利申請以授權(quán)為首要目的，預(yù)期不太會涉及到后續(xù)的侵權(quán)程序的話，通常建議在說明書中寫明技術(shù)效果，以增加授權(quán)機(jī)會。如果專利申請所涉技術(shù)較為領(lǐng)先，通常授權(quán)不成問題，并且預(yù)期在行業(yè)內(nèi)價值較大，很有可能涉及后續(xù)的侵權(quán)程序的話，那么在撰寫技術(shù)效果時就需要謹(jǐn)慎，盡量少寫或不寫特別具體的技術(shù)效果，避免在后續(xù)侵權(quán)訴訟程序中對自己構(gòu)成預(yù)想不到的不利影響。

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